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みがねみおか
4 years ago
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1 UNITT アニュアルカンファレンス 2017 セッション C3 知財支出と収入のマネジメント日本版仮出願制度の活用方策を含めて新たな出願オプション特許法 38 条の 2 ~ 既存の緊急出願時のオプションとの比較検討 ~ 創英国際特許法律事務所弁理士山口和弘 2017 年 9 月 9 日 (2017 年 10 月 17 日 2018 年 10 月 1 日追記 )

2 2016 年 4 月 1 日施行の平成 27 年改正特許法によって特許法条約 (PLT) の実施のために整備された規定 2 次の ( 一 )~( 三 ) のいずれかに該当する場合を除いて特許出願の願書を提出した日を特許出願の日として認定特許法 38 条の 2 とは? ( 一 ) 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき ( 二 ) 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき ( 三 ) 明細書が添付されていないとき同日施行の施行規則改正 ( 特施規 25 条の 4) により外国語書面出願 ( 特許法 36 条の 2 第 1 項 ) において明細書等の言語が問われないことに明細書の代わりに大学の研究論文等 ( 言語不問 ) を用いても出願日を認定 ( 日本版仮出願制度 )

3 特許法 38 条の 2 に基づく出願の用途は? 基本的には何らかの事情 ( 例 : 近日中の論文公表 ) により通常出願が間に合わない場合の緊急出願時のオプション 3 なぜならばその後方式を整えるための補正が必要となるほか漏れのない強い権利を獲得するための補正を行う必要が生じる場合がありますそのとき当該研究論文に記載した内容が不十分であればあるほど補正される内容が当初明細書としての研究論文に記載された事項から自明と言えず新規事項の追加 ( 特許法第 17 条の 2 第 3 項 ) と判断されるおそれが大きくなります出典特許庁特許法条約 (PLT) への加入に伴い導入された手続の概要について (2016 年 ) ( 現在は削除 ) 所望の権利範囲研究論文等の内容の充実度拡大先願の地位 ( 後願排除効 ) などを考慮しつつ個別具体的な事案に応じて他のオプションと比べた場合のメリットデメリットの検討が必要

4 緊急出願オプション : 米国仮出願日本特許法 38 条の 2 と米国特許法仮出願との比較 4 出典グレースピリオドの適用が想定される特許出願における最適な権利取得とは? ( 知財管理 Vol. 66 No ) 本出願 (Large Entity) は $1,600 効果の面で 38 条の2 は現行法下の仮出願と同等研究論文等が記載要件 ( 実施可能要件サポート要件 ) を満たしていないと優先権の効果なし ( この点も仮出願と同様 )

5 緊急出願オプション : 新規性喪失の例外 IP5 における発明の新規性喪失の例外規定の概要 12 か月 5 日本では 2018 年 6 月 9 日施行の法改正により猶予期間が 6 か月から 12 か月に延長された参考特許法 38 条の 2 に関する検討 (UNITTj 13 号 2018 年 6 月 1 日発行 ) 欧州中国で権利取得を考える場合通常選択できない複数回の公知公開者によっては適用が複雑に第三者が独自に同一発明を先に公表又は出願すると特許を受けることはできない ( 例外 : 米国 102 条 (b) 項 (1)(B), (2)(B))

6 緊急出願オプション : 従前からの手段特許法 38 条の 2 が導入される前の出願日確保手段 6 出典特許庁大学研究者等にも容易な出願手続について (2011 年 ) ( 現在は削除 ) 38 条の 2 との相違はコピー & ペーストを適宜行いつつ特許願及び明細書以外の出願書類を用意する点国内優先権主張出願を後日に行うことができる点は同様紙出願の 38 条の 2 より低コスト?( 電子化手数料 )

7 仮想事例 ( 条件 ) 学会開催まであと3 日セッションではスライド及び口頭で発表質疑応答あり展示ブースでは実施品のデモンストレーションあり手元にある原稿データは予稿集に掲載される要旨のみ現時点で特許出願の準備なし出願国も未定異なる条件設定の仮想事例は前出の論説グレースピリオドの適用が想定される特許出願における最適な権利取得とは? に掲載 7

8 8 仮想事例 ( 確認及び検討すべき事項 ) 学会開催まであと 3 日通常出願は間に合う?( 適宜後日の国内優先権主張出願を前提 ) セッションではスライド及び口頭で発表質疑応答あり発表質疑応答で誰がどこまで公知 ( 又は非公表 ) にする? 展示ブースでは実施品のデモンストレーションあり実施品でどこまで公用になる?( 例えば単なるモックのみ?) 手元にある原稿データは予稿集に掲載される要旨のみ他に手に入る原稿 ( 論文原稿 ) 図面データはある? 現時点で特許出願の準備なし出願国も未定新規性喪失の例外の適用なしのリスクは大? 状況に応じて 38 条の 2 新規性喪失の例外の適用及び国内優先権主張出願を組み合せることも必要 ( 組み合わせを想定した < 対応例 > を前出の論説に掲載 )

9 知財支出と収入のマネジメントで考慮する要素に関して通常出願が間に合わない場合の相対的な評価イメージは 9 緊急出願時のオプション普遍的定型的な評価 ( > > > ) は困難重視すべき要素も事案によって変わり得るため個別具体的な検討は必須日本 38 条の 2 米国仮出願 IP5 新規性喪失の例外日本従前からの手段支出の最小化 ( 出願代理人費用 ) まとめ又は? 補正及び / 又は国内優先権出願必要又は米国特許商標庁への手続きが必要又は日本以外でも適用の場合は? 又は 38 条の 2 と同等だが電子出願には好適費用対効果 ( 支出収入の効率化 ) 又は早期に出願日を確保する価値次第日本で権利化不要の場合は又は? 又は公表 ~ 出願の間に先行技術無しならば又は早期に出願日を確保する価値次第収入機会の最大化 ( 複数国での権利化 ) 又は又は論文を利用する場合はその充実度次第又は又は論文を利用する場合はその充実度次第又は特に欧州及び中国で権利化不可の恐れあり又は又は論文を利用する場合はその充実度次第

10 ご清聴ありがとうございましたこの資料は一般的な情報の提供を目的とするものであり個別の事案に対する具体的な法的アドバイス等を提供するものではありませんこのセミナーの内容は 2017 年 8 月現在 ( 別途明示がある場合を除く ) の情報に基づくものであり今後の法改正等により内容の変更が生じる可能性がある点を予めご承知おきください創英国際特許法律事務所電話 : ( 代 ) FAX: URL: 10

11 < 参考 > 11

12 最近のネット記事より論文の 80% は特許につながっていた科学的な研究はビジネスを躍進させるアイディアの泉 (GIZMODO : 2017 年 9 月 3 日 ) 12 ビジネスを躍進させる発明の多くは科学的な研究から着想を得ていたことをノースウェスタン大学のビジネススクール J. L. Kellogg School of Management のベンジャミンジョーンズ (Benjamin F. Jones) 教授と博士研究員のモハマッドアフマドプール (Mohammad Ahmadpoor) さんが明らかにしました Science 誌に発表されたふたりの研究によるとアメリカで過去 40 年間に発表された科学に関する学術論文 3200 万件のうち 80% は特許権をもつ発明につながり逆に特許の 61% は最低でも 1 件の論文を参考にしていたということです記事中にリンクのある The Conversation の報告 Tracing the links between basic research and real-world applications [August 11, 2017] 日本においても学術論文を特許権に繋げる取り組みをより積極的に行う余地があるのでは? 特徴を理解して緊急出願時のオプションも活用

13 米国仮出願の利点とは? 利点出願日を確保するための初期費用は安い仮出願 =$260 その他 IDS 提出等の手続きを先送りにできる出願日を確保するための方式的要件のハードルが当初は低い論文でも出願日の確保 OK 緊急対応時の利点 ( 日本の 38 条の 2 と同じ ) 13 考慮すべき点 ( 特に日本の 38 条の 2 に基づく出願と比較する場合 ) 後の本出願に必要な庁費用 $1,600~ (Large entity の場合 ) は変わらない日本の場合 : 出願 = 14,000 審査請求 ( 減免なし )= 122,000~ 米国には審査請求制度が無い等の点で日本より出願時コストは高くなりやすい本出願でのハードル ( 特に実施可能要件サポート要件 ) は変わらない本出願用の図面準備や明細書の手直しが必要になればコスト高も参考記事いずれも今年春以降の公表 The Provisional Patent Application Trap (Michael Ross) [July 28, 2017] The Benefits of a Provisional Patent Application (Gene Quinn) [May 13, 2017]

14 14 論文で出願日を確保する場合の留意点日本でも米国でも特許の観点から論文を検討すべき漏れのない強い権利を獲得するための記載は十分か? サポート要件 ( 請求項に係る発明が明細書に記載した範囲か?): 豊富な実施形態実施例的確かつ十分な実験データ実施可能要件 ( 当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載か?): 物の発明ならば物を作れる物を使用できる発明によっては実験データが鍵を握る新規事項の追加と判断されるような補正は必要か? 一般に具体例や実験データの追加は新規事項の追加 ( 国内優先権主張出願を利用しても出願日確保のメリットを失うリスクが生じる ) 最近の知財高裁判決平成 28 年 ( 行ケ ) 第号 (2017 年 6 月 8 日 ) トマト含有飲料及びその製造方法並びにトマト含有飲料の酸味抑制方法糖度糖酸比及びグルタミン酸とアスパラギン酸の合計含有量の3つの変数について数値限定をしたパラメータ特許がサポート要件を満たしていないと判断された食品の特殊性を考えてもデータ準備の重要性を示す事例論文で出願日を確保する場合のリスクと類似性あり

15 確実な費用低減策は? 取りうる措置は? 15 減免制度の活用 ( 日本 ) 大学等の研究者及び大学等を対象とした軽減措置審査請求料及び第 1 年分から第 10 年分の特許料が 1/2 軽減 ( 米国 ) スモールエンティティ (MPEP Small Entity Status Definitions) 出願料設定登録料 ( 発行時 ) 特許料 ( 権利維持 ) 等が 50% 軽減ただし企業との共同出願ライセンスや譲渡の合意等がある場合は適否に注意早期審査の活用日本では大学公的研究機関 TLO 等による出願は早期審査対象大学等の単独出願であれば先行技術調査を改めて行うことなく ( 例えば論文に記載済みの ) 知っている文献との対比説明で申請可 ( リンク先の Q25) 査定前であれば審査結果を踏まえた国内優先権主張出願も可出願公開前に拒絶査定が確定すると原則公報発行なし (= 再出願に有利 ) 網羅的な先行技術調査と出願済案件からのフィードバック急がば回れの長期的な視点でトータルコストを低減拒絶理由通知 ( 記載不備等 ) から得た教訓を次の出願に活かす無料ツール ( 例 :WIPO PATENTSCOPE を利用した簡易特許分析) 無料コンテンツ ( 例 : 特許庁提供の各種資料報告書 ) の活用

出願人のための特許協力条約（PCT）－国際出願と優先権主張－

出願人のための特許協力条約（PCT）－国際出願と優先権主張－特集国際出願 - 国際出願と優先権主張 - 弁理士下道晶久はじめに日本の出願人は, 特許協力条約 (PCT) に基づく国際出願をするとき, 多くの場合, 先の日本の国内出願に基づきパリ条約による優先権を主張して国際出願する 2004 年 1 月 1 日以降の新しい指定制度の下では, 国際出願すると出願日時点における日本を含むすべての PCT 締約国を指定したものとみなされるそのため, 先の日本の国内出願に基づきパリ条約による優先権を主張して国際出願した場合,