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たかよししんまつ
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1 間接侵害を取り巻く日本の現状青和特許法律事務所弁護士山口健司 1

2 目次 1. 間接侵害とは? 2. 間接侵害の類型 1 のみ侵害 (1 号 4 号 ) 2 故意侵害 (2 号 5 号 ) 3 所持侵害 (3 号 6 号 ) 3. 直接侵害が存在しない場合 1 個人的家庭的実施 2 試験研究のための実施 3 ライセンシーの実施 4 直接侵害が海外で行われる場合日本の特許権侵害を海外で積極的に誘導する行為の責任 4. 部品の交換譲渡等と間接侵害の成否 2

3 1. 間接侵害とは? 特許権の侵害は本来クレームの全ての構成要件を充足した場合に成立するのが原則 ( 直接侵害 ) 特許法 101 条 ( 間接侵害 ) は一定の予備的幇助的行為を特許権の侵害とみなす特許権の実効性を確保 3

4 1. 間接侵害とは? 効果差止請求損害賠償請求刑事罰 ( 特許法 196 条の2) 5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金又は併科 Cf. 共同不法行為 ( 民法 719 条 ) 損害賠償請求のみ 4

5 2. 間接侵害の類型特許法 101 条 ( 侵害とみなす行為 ) 次に掲げる行為は当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす 1~6 号までの行為を規定 (1~3 号が物の発明 4 5 号が方法の発明 6 号が物を生産する方法の発明に対する規定 ) 1 のみ侵害(1 号 4 号 ) 2 故意侵害 (2 号 5 号 ) 平成 14 年改正で導入 3 所持侵害 (3 号 6 号 ) 平成 18 年改正で導入 5

6 2-1 のみ侵害 (1 号 4 号 ) 一特許が物の発明についてされている場合において業としてその物の生産にのみ用いる物の生産譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為四特許が方法の発明についてされている場合において業としてその方法の使用にのみ用いる物の生産譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 6

7 2-1 のみ侵害 (1 号 4 号 ) のみの意義その物に社会通念上経済的商業的又は実用的と認められる他の用途がないこと ( 東京地判昭和交換レンズ事件等 ) 専用品に限定 7

8 2-1 のみ侵害 (1 号 4 号 ) 多機能品は? 裁判例は基本的にのみ要件を厳格に解釈 Ex. 東京地判昭和交換レンズ事件ソフトウェア関連発明は? プログラムのモジュールが専用性をもつことは少ない ( 参考文献 1 の 8 頁の図より ) 8

9 2-2 故意侵害 (2 号 5 号 ) 二特許が物の発明についてされている場合においてその物の生産に用いる物 ( 日本国内において広く一般に流通しているものを除く ) であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつきその発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら業としてその生産譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為五特許が方法の発明についてされている場合においてその方法の使用に用いる物 ( 日本国内において広く一般に流通しているものを除く ) であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつきその発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら業としてその生産譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為平成 14 改正により導入 9

10 2-2 故意侵害 (2 号 5 号 ) その物の生産に用いる物 (2 号 ) その方法の使用に用いる物 (5 号 ) のみ要件の撤廃多機能品も対象に ( 日本国内において広く一般に流通しているものを除く ) 汎用品は対象外 10

11 2-2 故意侵害 (2 号 5 号 ) 知財高判平成一太郎事件控訴審情報処理装置 ( クレーム 1,2) 及び情報処理方法 ( クレーム 3) の発明 Y 製品 ( ソフトウェア ) をインストールしたパソコンはクレーム1 及び2の構成要件を全て充足し同パソコンの使用はクレーム3の構成要件を全て充足する Y 製品 ( ソフトウェア ) の製造譲渡等はクレーム1,2に係る情報処理装置の発明について間接侵害 (2 号 ) を構成するクレーム3に係る情報処理方法の発明については Y 製品 ( ソフトウェア ) をインストールしたパソコンの製造譲渡等であれば間接侵害 ( 現 5 号 ) を構成するが Y 製品 ( ソフトウェア ) の製造譲渡等は間接侵害 ( 現 5 号 ) を構成しない同号( 現 5 号 ) はその物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであってそのような物の生産に用いられる物を製造譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない 11

12 2-2 故意侵害 (2 号 5 号 ) 知財高判平成一太郎事件控訴審? Claim 1, 2 ( 情報処理装置 ) Claim 3 ( 情報処理方法 ) 生産に用いる物 (2 号 ) ( 直説侵害 ) 使用に用いる物 (5 号 ) ( 直説侵害 ) ソフトウェア α の製造販売 Y 社パソコンに α をインストールユーザー同パソコンを使用ユーザー 12

13 2-2 故意侵害 (2 号 5 号 ) 間接的に生産又は使用に用いる物も対象となるのか? 方法の発明の間接侵害 (4 号 5 号 ) の場合使用に直接用いる物のみ ( 知財高判平成一太郎事件控訴審 ) 物の発明の間接侵害 (1 号 2 号 ) の場合は? 生産に用いる物 (1 2 号 ) と使用に用いる物 (4 5 号 ) との語義の差異東京地判昭和パチンコ機事件計数機電還機パチンコ機生産に間接的に用いる物も含まれる? 13

14 2-2 故意侵害 (2 号 5 号 ) 発明による課題の解決に不可欠なものその意義は? 東京地判平成プリント基板メッキ用治具事件それを用いることにより初めて発明の解決しようとする課題が解決されるような部品道具原料等が発明による課題の解決に不可欠なものに該当する発明の構成要素以外の物でも含まれ得る一方発明の構成要素であっても課題とは無関係に従来から必要とされていたものは含まれない Ex. 消しゴムで消せるボールペンの発明そのインキに用いるボールペンの顔料通常のボールペンと変わらない軸やキャップ 14

15 2-2 故意侵害 (2 号 5 号 ) その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら警告状の送付又は訴訟の提起によりこの要件は満たされる差止請求についてはこの要件は事実上問題とならない損害賠償請求については警告上の到達時が損害額算定の起算点となる警告状の送付は侵害物件の特定まで必要一太郎事件判決では X は Y への仮処分の申立書の送達をもって Y は悪意と主張したが当該仮処分は異なる物を対象とするものであるから主張自体失当と判示している 15

16 2-3 所持侵害 (3 号 6 号 ) 三六特許が物の発明についてされている場合においてその物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為特許が物を生産する方法の発明についてされている場合においてその方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為平成 18 改正により導入 16

17 2-3 所持侵害 (3 号 6 号 ) 導入の意義模倣品対策従前は模倣品の所持を証明できても譲渡等の事実を立証できない限り取り締まれなかった Cf. 輸出規制の導入 ( 平成 18 年改正 ) あくまで直接侵害品の所持が対象間接侵害品を輸出又は譲渡等の目的で所持する行為は対象外 17

18 3. 直接侵害行為が存在しない場合日本の特許権を直接侵害する行為が存在しない場合に間接侵害は成立するのか? < 典型的な場合 > 1 家庭的個人的実施 ( 業としてでない場合) 2 試験研究のための実施 3ライセンシーの実施 4 直接侵害行為が海外で行われる場合 18

19 3. 直接侵害行為が存在しない場合特許法に明文の規定なし独立説と従属説の対立裁判例はケースバイケースで対応 19

20 3-1 家庭的個人的実施の場合裁判例東京地判昭和交換レンズ事件 : 肯定説大阪地判平成製パン器事件 : 肯定説知財高判平成一太郎事件控訴審 : 留保学説間接侵害肯定説が支配的比較法ドイツ特許法はこの場合の間接侵害を明文で認めている 20

21 3-2 試験研究のための実施の場合裁判例該当なし学説見解は分かれているが否定説が有力との評価 ( 参考文献頁参照 ) 比較法スクリーニング方法専用の装置ソフトウェアが間接侵害の適用を免れてよいのかとの問題意識から方法の発明については間接侵害を肯定すべきとの見解あり ( 参考文献頁 ) ドイツ特許法はこの場合の間接侵害を明文で認めている 21

22 3-3 ライセンシーの実施の場合裁判例該当なし学説否定説が支配的 ( 参考文献頁参照 ) < 理由 > 特許権者は実施について対価を得ている間接侵害を認めると実施権を不当に阻害する結果を招く実際にはこのような類型で特許権侵害訴訟が提起されることはあまり考えられない ( 吉川 116 頁 ) 果たしてそうだろうか? 包括クロスライセンスの場合は? 22

23 3-3 ライセンシーの実施の場合参考ライセンシーの製造委託 (have-made) 先による完成品又は部品の製造当該ライセンシーへの納入行為はそもそも非侵害特許権者の自己実施として評価される共有者の製造委託先の実施行為を当該共有者の実施行為と評価する一連の裁判例 ( 最判平成ナット事件上告審東京地判平成 NEC トーキン職務発明対価請求事件など ) 参照ライセンス契約においてライセンシーが用いる部品原料等の購入先を制限することは可能但しその違反は債務不履行を構成するが特許権侵害とはならない ( 参考文献頁大阪高判平成育苗ポット事件参照 ) 23

24 3-4 直接侵害行為が海外で行われる場合 ( 海外 ) β B 社 : 完成品 β を海外で製造販売 α 日本でなら直接侵害 ( 日本国内 ) A 社 : 完成品 β の部品 α を日本で製造海外に輸出 α 比較法米国特許法 271 条 (f) 間接侵害? 24

25 3-4 直接侵害行為が海外で行われる場合裁判例否定説で一貫している学説大阪地判平成製パン器事件大阪地判平成ポリオレフィン組成物事件東京地判平成基盤搬送装置事件その物の生産にのみ使用する物 (1 号 ) という要件が予定する生産は日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである否定説でほぼ異論なし但しノックダウン方式の場合は直接侵害として侵害を肯定する見解が多い ( 参考文献頁参照 ) 東京地判平成によればノックダウン方式による特許権侵害品の生産は特許権の侵害とならないことになるとの評価あり ( 参考文献頁 ) 25

26 3- 参考 : 日本の特許権侵害を海外で積極的に誘導する行為の責任 ( 海外 ) α A 社 : 完成品 β が日本特許を侵害することを知りながら完成品 β を作成するための部品であると売り込んだ上で部品 α を日本の B 社に輸出販売特許権侵害? 共同不法行為? ( 日本国内 ) β α B 社 : 完成品 β を日本で製造販売比較法米国特許法 271 条 (b) 直接侵害 26

27 3- 参考 : 日本の特許権侵害を海外で積極的に誘導する行為の責任特許権侵害行為とは評価できない属地主義の原則に反する ( 最判平成 FM 信号復調装置事件参照 ) 共同不法行為は成立するか? 否定説 : 最判平成 FM 信号復調装置事件特許権の効力が及ばない登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について違法ということはできず不法行為の成立要件を具備するものと解することはできないただし藤井裁判官の反対意見は共同不法行為の成立を肯定肯定説?: 東京地判平成 ADSLモデム用チップセット事件民訴法 5 条 9 号の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して国際裁判管轄の有無を判断する前提として被告の海外での活動を第三者の不法行為 ( 特許権侵害行為 ) の幇助ないし教唆行為と認定違法性を度外視しただけか? 1 不法行為の客観的事実の存在 2 実行行為地又は結果発生地が日本であることを証明すれば足り違法性や故意過失の立証は不要 27

28 4. 部品の交換譲渡等と間接侵害の成否特許製品の交換補修用部品を第三者が製造販売する行為に間接侵害は成立するか? 特許権者等による部品 ( 間接侵害品 ) の譲渡によって方法の発明に係る特許権又は完成品の特許権は消尽するか? 28

29 4-1 第三者による交換部品の製造販売交換部品 α 特許製品 β α α α 特許製品 β を業として使用 X 社 β の特許権者特許製品 β 交換部品 α を製造販売 A 社 α Y 社製の交換部品 α を用いて交換再使用 α 交換部品 α を製造販売間接侵害? Y 社直接侵害? 消尽? 29

30 4-1 第三者による交換部品の製造販売特許製品購入者による部品の交換行為と権利の消尽最判平成インクカートリッジ事件上告審加工や部材の交換がされそれにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるとき特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては当該特許製品の属性特許発明の内容加工及び部材の交換の態様のほか取引の実情等も考慮して判断するのが相当であ ( る ) 第三者による交換部品の製造販売と間接侵害の成否大阪地判平成製砂機ハンマー事件特許製品の交換部品の製造販売行為を間接侵害と認定上記裁判例の結論に疑問を呈する見解あり ( 参考文献頁参照 ) 30

31 4-2 部品の譲渡と特許権の消尽部品特許 α 完成品特許 β 方法特許 γ 部品特許 α のライセンス付与 X 社 A 社 α α 部品 α を製造販売 α or Y 社 α 部品 α を用いて完成品 βを製造販売方法γβ α 方法特許 γ を侵害? 方法 γ を使用して完成品 β を製造 Cf. Quanta 事件米国最高裁判決 ( ) 完成品特許 β を侵害? 31

32 4-2 部品の譲渡と特許権の消尽部品の譲渡と方法の発明に係る特許権の消尽知財高判平成インクカートリッジ事件控訴審特許権者又は実施権者が方法の発明の間接侵害品 ( ) を譲渡した場合譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為については特許権者等は特許権に基づく差止請求権等を行使できない ( ) 間接侵害品その方法の使用にのみ用いる物 ( 特許法 101 条 4 号 ) その方法の使用に用いる物 ( 我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く ) であってその発明による課題の解決に不可欠なもの ( 特許法 101 条 5 号 ) 32

33 4-2 部品の譲渡と特許権の消尽部品の譲渡と完成品 ( 物 ) の発明に係る特許権の消尽この場合に消尽を論じた裁判例なし黙示の許諾理論で処理? 大阪地判平成トレー包装体事件原告は部品特許 ( 包装用トレー ) と完成品特許 ( トレー包装体 ) を保有 A 社に部品特許 ( 包装用トレー ) のみ実施許諾裁判所は被告の製造販売するトレー包装体 ( 完成品 ) のうち特許権者が流通に置いた包装用トレー ( 部品 ) を用いたものについては黙示の許諾を認め実施権者 A 社が流通に置いた包装用トレー ( 部品 ) を用いたものについては黙示の許諾を認めず 33

34 参考文献 1. 特許法における間接侵害規定の在り方について ( 産業構造審議会知的財産政策部会第 4 回法制小委員会 (H ) の配布資料の資料 2 ) 2. 岩原正文間接侵害における発明の課題の解決に不可欠なもの及び方法の使用に用いる物の意義パテント Vol. 60, No.8 (2007) 3. 吉川泉 4 間接侵害飯村敏明設楽隆一編著リーガルプログレッシブシリーズ知的財産関係訴訟 ( 青林書院 2008) 4. 松尾和子間接侵害(2) 牧野利秋編裁判実務体系 (9) 工業所有権法 ( 青林書院 2001) 5. 窪田英一郎 15 間接侵害について牧野飯村三村末吉大野編知的財産権法の理論と実務第 1 巻特許法[1] ( 新日本法規 2007) 6. 相澤英孝知的財産法判例の動きジュリスト臨時増刊平成 19 年度重要判例解説 ( 有斐閣 ) 7. 玉井克哉日本国内における特許権の消尽牧野利秋飯村敏明編新裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法 ( 青林書院 2001) 8. 特許第 2 委員会第 2 小委員会 ( 知財協 ) 日本における特許消尽の研究-Quanta 事件米国最高裁判決との対比 - 知財管理 Vol.59 No.9 (2009) 34

<4D F736F F D208FA495578CA0904E8A FD782C982A882AF82E991B98A F9E8A7A82CC8E5A92E82096F6E05694FC89C02E646F63>

<4D F736F F D208FA495578CA0904E8A FD782C982A882AF82E991B98A F9E8A7A82CC8E5A92E82096F6E05694FC89C02E646F63> 商標権侵害訴訟におけるにおける損害賠償額損害賠償額の算定 1 損害賠償請求権の根拠民法 709 条商標法自体には損害賠償請求権の根拠規定はない弁護士柳澤美佳ダイソン株式会社勤務 2 損害賠償の範囲 1 積極的損害例 : 侵害の調査に要した費用 ( 東京地判昭 43 3 6) 弁護士費用 ( 最判昭 44 2 27) 最近では信用損害精神的損害なども ( 大阪地判昭 56 1 30 など