米国最新知財事情 ~ 新法の下での知財戦略 ~ 2013 年 12 月 5 日日本知的財産協会第 4 回関東電気機器部会シュグルーマイアン外国法事務弁護士事務所外国法事務弁護士弁理士岸本芳也

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ゆりなきちや
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1 米国最新知財事情 ~ 新法の下での知財戦略 ~ 2013 年 12 月 5 日日本知的財産協会第 4 回関東電気機器部会シュグルーマイアン外国法事務弁護士事務所外国法事務弁護士弁理士岸本芳也

2 目次 I. 米国知財訴訟の現状 II. パテントトロール問題と訴訟乱用をめぐる現状 III. 米国発明法 (AIA) 下での防衛戦略 ( はじめに ) IV. 米国発明法 (AIA) 以前の原告特許の無効化 V. 米国発明法 (AIA) 下での原告特許の無効化 VI. 弁護士の鑑定 VII. USPTOにおける審査と裁判所における審理の相違 2

3 I. 米国知財訴訟の現状 3

4 提訴件数 ( 特許 ) 裁判地選択の傾向 1994 年 (1,617 件 ) から2012 年 (3,896 件 ) の 18 年間で約 136% の増加デラウェア州バージニア州東部地区テキサス州東部地区などが人気例えばテキサス州東部地区では受理件数が14 件 (2003 年 ) から1,266 件 (2012 年 ) に増加 (2011 年の608 件から2 倍以上 ) 4

5 地裁 1991 年 86 件 /1,171 件 (7.3%) 2000 年 85 件 /2,197 件 (3.9%) 2007 年 100 件 /2,712 件 (3.7%) 2008 年 99 件 /2,817 件 (3.5%) 2009 年 121 件 /2,883 件 (4.2%) 2010 年 99 件 /2,837 件 (3.5%) 2011 年 104 件 /3,049 件 (3.4%) 2012 年 124 件 /3,896 件 (3.2%) 地裁では 95% 以上が和解により解決 ( 法諺訴訟あるところに和解あり ) ITC 約 35% 公判率 ( 公判到達率 ) 5

6 損害賠償額 (1995~2011 年 ) 出典 : 6

7 II. パテントトロール問題と訴訟乱用をめぐる現状 7

8 米国におけるパテントトロール問題推定年間被害額 : 3 兆 ~9 兆円 (2011~2013 年 ) パテントトロールの別名 : NPE(Non-Practicing Entity: 特許不実施主体 ) PAE(Patent Assertion Entity: 特許紛争主体 ) オバマ大統領 : トロールは何も製造しない奴らは他人のアイデアを利用しハイジャックし金を巻き上げる輩であるケネディ最高裁判事 : トロールは物を製造し販売するためではなくライセンス料を得るために特許を使うレーダー CAFC 主席判事 : トロールは一 IBMやマイクロソフトなどの大企業から小企業に至るまで一 ( 真の ) 特許の価値以上にそれを行使するすべての者 8

9 増加する NPE による訴訟提起損害賠償の中央値 (100 万ドル ) 各年の訴訟件数不実施主体実施主体不実施主体実施主体出典 : PwC (2013) 出典 : Feldman et al. (2013) 9

10 ソフトウェア特許に関する訴訟提起ソフトウェア特許に関する訴訟件数 ( ) 41% 59% 実施主体不実施主体出典 : GAO Patent Litigation 10

11 オバマ政権のパテントトロール対策議会立法提言非常に悪質な訴訟に関してパテントトロール ( 原告 ) に被告の訴訟費用負担をシフト真の利害関係者の開示義務汎用製品を既に購入した消費者や企業を侵害訴訟から保護 ITC における差止基準に e-bay 判決を採用行政府真の権利者情報の提供機能クレームの制限 ( ソフトウェア分野 ) 排除命令執行強化 ( 税関と ITC) 司法差止基準の厳格な適用訴状への詳細な記載を義務化 ( 訴訟濫用の防止 ) 11

12 議会によるトロール対策 - SHIELD 法案 Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes (SHIELD) Act of 2013: 不当な法的争いからハイテクイノベーターを救済する法案非侵害または無効性を主張する被告は原告特許権者が以下に該当しない限り裁判所に対し判決を求める申立 (motion to judgment by the court) を提出できる最初の発明者共同発明者または譲受人原告特許製品の製造販売により実質的な投資を行ったことを証明できる当事者大学または技術移転機関裁判所が上記には該当しないしないと判断した場合 : 原告特許権者はすべての裁判費用を回収するための担保として保証金 (bond) を供託しなければならない原告特許権者が敗訴した場合にはその保証金から支払う 12

13 地裁でのトロールによる差止請求事件 Sabatino Bianco v. Globus Medical, 2012 U.S. Dist. Lexis , E.D. Texas, 2012 年 11 月 14 日 ( 予備的 ( 仮 ) 差止申立を却下 ) Clear With Computers v. Hyundai Motor America, 2012 U.S. Dist. Lexis , E.D. Texas, 2012 年 1 月 9 日 ( 永久差止請求を棄却 ) 13

14 予備的 ( 仮 ) 差止 (Preliminary Injunction) の要件原告特許権者は以下の 4 要件を立証しなければならない : 勝訴の可能性が高いこと原告が回復不能の損害を受けていること予備的差止を与えることが衡平性を阻害しないこと ( 損益バランスの衡量 ) 本案差止によって公衆の利益が損なわれないこと裁判所は e-bay 事件判決後上記 4 要件を評価する際に原告特許権者が不実施主体であるかどうかのステータスを考慮することが可能 14

15 Bianco v. Globus Medical Bianco( 原告 ) は神経外科開業医であり Globus ( 被告 ) は株式非公開の大手医療機器会社 Biancoと Globusは Biancoが考案する医療器具のアイデアやデザインを共有し Globusはそれを商品化可能かを評価する契約を締結 Biancoは最小侵襲脊髄手術 (minimally invasive spinal surgery) で使用する拡張性脊椎固定器具 (expandable intervertebral fusion device) の発明開示を提出したが Globusは開発商品化に興味を示さなかった 15

16 Bianco v. Globus Medical( 続 ) Globus は独自に Caliberと呼ばれる拡張性脊椎固定器具を積極的に開発 GlobusはCaliber 器具に関する特許出願を行ったが Biancoを共同発明者として記載しないまま特許が許可 Biancoは Globusが発明開示からの秘密情報を当該特許発明 (Bianco 発明と同様の機能と特徴 ) に不正流用したと主張 Bianco は紛争前の原状に復するために予備的差止を申立 16

17 Bianco v. Globus Medical( 続 ) 勝訴の可能性が高いこと (Likelihood of Success) 裁判所は Bianco が企業秘密の不正流用 (Trade Secret Misappropriation) 契約違反 (Breach of Contract) 発明者の訂正 (Correction of Inventorship) およびテキサス州窃盗罪の責任 (Texas Theft Liability) に基づき勝訴の可能性を立証したと仮定衡平性を阻害しないこと (Balance of Equities) Bianco は仮差止が認められれば Globus は少々の苦難には耐えなくてはなるまいがそれは不当な損害とはならないであろうと主張それに対し Globus は Caliber は市場で高い評価を受けた最先端技術であると反論裁判所は Globus に同意理由 :Globus は相当な投資をし製品が既に市場に出回り市場で高い評価を得ているそれに対し Bianco は何らの投資もしていないため損害もない 17

18 Bianco v. Globus Medical( 続 ) 回復不能な損害 (Irreparable Harm) Bianco の主張 :Globus による不正流用は排他権を奪う行為であって Caliber はマーケットリーダーの地位を確立しているため Bianco のアイデアの商品化を妨げる Globus の反論 :Bianco が共同発明者であると証明できたとしても Bianco はそれ以外の共同発明者を除外することはできないまた Bianco は特許不実施主体 (NPE) であり直接的な競合関係にはないため適切な法的救済は金銭賠償である裁判所は Globus に同意理由 :Bianco は金銭賠償だけでは十分ではない理由を立証していない Bianco は発明を実施していないため Globus とは競合関係にない 18

19 Bianco v. Globus Medical( 続 ) 公共の利益 (Public Interest) Bianco は企業秘密を保護することやその不正流用を防止することは大いに公共の利益に資すると主張 Globus は Caliber を市場から排除させることは公共の利益に反しその使用から恩恵を受ける患者の利益を損なうと反論裁判所は Globus に同意理由 : 企業秘密や知的財産権を保護することは大いに公共の利益に資するものであるがもし Bianco が勝訴してとりわけ金銭賠償により補償できる場合には公衆からこの医療の進歩を奪わないことの方がより公共の利益に資するものであるよって予備的差止の申立は却下する 19

20 永久的差止 (Permanent Injunction) の要件原告特許権者は以下の4 要件を立証しなければならない : 原告が回復不能の損害を受けていること法による金銭賠償では救済が不十分なこと原告と被告間の困難性のバランスを考慮してエクイティ衡平法による救済が正当であること本案差止によって公衆の利益が損なわれないこと 20

21 Clear v. Hyundai Clear( 原告 ) は Hyundai( 被告 ) が特許を侵害したとして訴訟提起陪審の評決 : 原告特許は有効でかつ侵害あり 1,150 万ドルの損害賠償をClearに支払うことを裁定両者は数回の公判後の申立 (Post-Trial Motions) を提出 Clearは永久差止あるいは継続的ロイヤルティの支払を求める申立を提出 21

22 Clear v. Hyundai( 続 ) 回復不能な損害 (Irreparable Harm) Clear の主張 :Hyundai による特許発明の実施を阻止できなければ回復不能な損害が発生 Hyundai の反論 :Clear は発明を実施していないため Hyundai との競合もなくまた通常実施権を基本としたライセンスをししかも Hyundai の侵害によって信用 ( のれん ) やブランド認知が失われたとの事実を立証していない裁判所の判断 : 差止請求を裏付ける事実はない金銭賠償 (Monetary Damages) Clear の主張 : 金銭賠償は陳腐な販売データに基づくのに対し侵害の状態は変化する ( 金銭賠償では不十分 ) 裁判所の判断 : Clear はライセンス供与を事業としており金銭による損害賠償で十分である 22

23 Clear v. Hyundai( 続 ) 困難性の比較考量 (Balance of Hardship) Clear の主張 : Hyundai は事実審で示された非侵害の履行 ( 差止 ) を選択することは可能である裁判所の判断 : 特許の有効期間が残り少ないこともあり Hyundai に差止を要求することは不当な困難となる公共の利益 (Public Interest) Clear の主張 : 特許権の保護は重大な公共の利益である裁判所の判断 : 本件に限らずすべての知的財産権の保護は公共の利益に資するといえる永久差止請求は棄却月額 2 万 1 千ドルの特許使用料の支払いを命じる判決 23

24 米国国際貿易委員会 (ITC) のトロール対策 ITCにおける差止認容の基準をe-Bay 判決に沿った要件とし地裁とITCとの基準を統一化パイロットプログラムの導入行政法判事 (ALJ) が国内産業要件 (Domestic Industry Requirement) を満たすか否かを100 日以内に判断国内産業要件の経済的側面 (Economy Prong) の実質的なライセンス投資には単なる訴訟提起は含まれないとの立場を表明 (Motiva v. ITC) 24

25 米国国際貿易委員会 (ITC) のトロール対策 ( 続 ) 国内産業要件原告は米国内の産業が特許製品に関して存在するかそれが確立する途上であることを示す必要があるこの要件はライセンスに対する実質的な投資がなされていることをもって充足することができる (1988 年 337 条改正 ) 25

26 米国国際貿易委員会 (ITC) のトロール対策 ( 続 ) Motiva v. ITC (CAFC, May 13, 2013, ) 訴訟への投資が必然的に関税法 337 条における産業要件の経済的側面を充足するか? CAFC は原告特許権者 Motiva が国内産業要件を満たしていないので任天堂が関税法第 337 条に違反していないと判断した ITC の決定を支持訴訟費用を投じたからといって産業要件の経済的側面の要件実質的なライセンス投資であるとは限らない訴訟に対する投資は実質的でかつ特許技術を具現化した製品の導入および開発を促進するライセンスプログラムでなければならない 26

27 III. 米国発明法 (AIA) 下での防衛戦略 ( はじめに ) 27

28 S&P 500 市場資本有形資産無形資産 28

29 イノベーションの価値アップル社に支払われる iphone の内訳 = 600 ドル iphoneの真の価値はその部品や組立コストにあらずその価値の大半は製品のコンセプトとデザインにあるミシガン州立大学フリントキャンパス School of Management の Mark J. Perry 教授による 29

30 損害賠償 6 年間 ( 通知が必要 ) 逸失利益 (lost profits) 合理的な実施料 (reasonable royalty) 差止侵害被疑者にとっての主なリスク予備的 (preliminary) 永久 (permanent) 弁護士費用とその他訴訟費用不確実性 ( 費用と時間 ) 権利行使された場合の最大の防御策は? 30

31 IV. 米国発明法 (AIA) 以前の原告特許の無効化 31

32 米国発明法 (AIA) 以前の特許無効手続特許訴訟での被告または侵害被疑者にとっての選択肢地方裁判所での訴訟 ( 被告としてあるいは確認訴訟 (declaratory judgment) の原告として ) 査定系再審査 (ex parte reexamination) 当事者系再審査 (inter partes reexamination) (1999 年 11 月 29 日以降の請求に限定 ) 32

33 地裁訴訟におけるデメリット (1) 地方裁判所での訴訟訴えの利益 : 実際に提起されたか訴訟提起の差し迫った脅威有効性が推定 / 明白かつ確信を抱くに足る証拠基準技術的専門家ではない裁判官陪審による事実審クレームは審査経過先行技術など内的証拠により解釈 BRI (Broadest Reasonable Interpretation) 基準は不採用 (see In re Baxter) 不確定な訴訟期間 (2~4 年 ) 一般的には特許発行後 7~10 年間非常に高額無効化率 * は約 40% (2000~2011 年 ): 102 条によるによる無効 103 条によるによる無効その他の理由の理由合計 40% (425/1052) 42% (299/709) 39% (353/894) 40.5% ( 無効 ) 59.5% ( 有効 ) * 無効化率は実際に判決を受けた事案に関する割合であり和解案件は含まない 33 Source: PATSTATS.ORG

34 地裁訴訟におけるデメリット (2) フォーラムショッピング戦略裁判所間で均一性を欠き不確実性リスクが増大ローカルルールの相違裁判官の実績能力差訴訟指揮技術理解力仮差止モーションに関する実績サマリジャッジメントモーションに関する実績クレーム解釈に関する実績公判終了までの所要期間の相違陪審員構成の相違ほとんど特許訴訟は和解で終結実際に公判まで達すると特許権者が 32.5% の割合で勝訴 ( 全米平均 ) Source: AIPLA QUARTERLY JOURNAL, Volume 38, Number 4 Fall

35 査定系再審査の傾向 KSR

36 当事者系再審査の傾向 KSR 36

37 査定系および当事者系再審査の傾向当事者系査定系 KSR 37

38 AIA 以前の再審査のデメリット (1) 査定系再審査査定系一方的に特許権者に有利となる可能性刊行物に基づいた新規性と自明性に限定各審査官間で再審査の質的ばらつき狭い新規クレームを無制限に追加補正するおそれ審判部への審判請求不確定な審査期間 ( 平均 25.4ヵ月 ) 訴訟関連が認められた割合 32% 成功率 ( 第三者による請求の場合 ) すべてのクレームが容認すべてのクレームが削除クレームの変更 23% 12% 65% 38

39 AIA 以前の再審査のデメリット (2) 当事者系再審査刊行物に基づいた新規性と自明性に限定各審査官間で再審査の質的ばらつき狭い新規クレームを無制限に追加補正するおそれ審判部への審判請求不確定な審査期間 ( 平均 36ヵ月 ) 訴訟関連が認められた割合 67% 成功率 ( 第三者による請求の場合 ) すべてのクレームが容認すべてのクレームが削除クレームの変更 11% 42% 47% 39

40 V. 米国発明法 (AIA) 下での原告特許の無効化 40

41 米国発明法 (AIA) 施行後の無効手続 AIA 以降特許訴訟での被告または侵害被疑者にとっての選択肢地方裁判所での訴訟査定系再審査当事者系レビュー (IPR) 付与後レビュー (PGR) ( ビジネス方法特許に対する暫定的付与後レビューを含む ) 41

42 米国発明法 (AIA) システムのメリット (1) 査定系再審査全特許が対象複数の請求が可能有効性の推定なしクレームは BRI 基準により解釈されるエストッペルなし匿名での請求可ページ数の制限なし最も安価な特許無効化手続 42

43 米国発明法 (AIA) システムのメリット (2) 当事者系レビュー (IPR) 当事者系再審査のPTO 版ミニトライアル全特許が対象申立人による完全参加限定されたディスカバリの許可 ( イニシャルディスクロージャー宣言者に対する証言録取など ) 審理は特許審判部 (PTAB) の行政特許判事が行うクレームの補正または新規クレームの追加補正の制限審理期間は手続開始より12ヵ月正当な理由があれば最長 6ヵ月まで延長成功率は当事者系再審査と同程度と見込まれる 43

44 米国発明法 (AIA) システムのメリット (3) ビジネス方法特許の暫定的付与後レビュー (Covered Business Methods ( CBM )) 金融活動に関連した非技術的発明申立人による完全参加限定されたディスカバリの許可 ( イニシャルディスクロージャー宣言者に対する証言録取など ) 異議申立理由は特許性を否定し得るいかなる理由でもよい審理は特許審判部 (PTAB) の行政特許判事が行うクレームの補正または新規クレームの追加補正の制限地裁は停止 (stays) を考慮即時の中間控訴 (Interlocutory Appeal) 可能審理期間は手続開始より 12 ヵ月正当な理由があれば最長 6 ヵ月まで延長訴訟関連が認められた割合 (2013 年 3 月 31 日現在 ): 87% 44

45 米国発明法 (AIA) システムのメリット (4) 付与後レビュー (PGR)(2013 年 3 月 16 日より有効 ) 先願主義 (first-to-file) の下で発行されたすべての特許特許付与日または再発行特許の発行日から 9 ヵ月以内異議申立理由は特許性を否定し得るいかなる理由でもよい限定されたディスカバリの許可 ( イニシャルディスクロージャー宣言者に対する証言録取など ) 審理は特許審判部 (PTAB) の行政特許判事が行うクレームの補正または新規クレームの追加補正の制限審理期間は手続開始より 12 ヵ月正当な理由があれば最長 6 ヵ月まで延長無効理由が多いため当事者系レビューより高成功率の見込み 45

46 米国発明法 (AIA) システムのメリット (5) 和解当事者系レビュー付与後レビュービジネス方法特許の暫定的付与後レビューでは和解可能和解は申立人に対する手続の終結を意味する申立人に対するエストッペルは発生しない 46

47 比較まとめ査定系再審査 IPR PGR 対象特許すべての特許すべての特許 AIA 下で先願主義が適用となる出願 ( 有効出願日が2013 年 3 月 16 日以降 ) について付与された特許タイミング特許発行後特許発行後または再発行特許の発行後 9ヵ月経過後またはすべての付与後レビューの終結後請求申立人第三者特許権者 USPTO 長官第三者特許発行日または再発行日から 9 ヵ月以内第三者理由先行技術刊行物特許に基づく新規性および自明性先行技術刊行物特許に基づく新規性および自明性米国特許法 282(b)(2) or (3) に基づく特許の無効性に関するすべての理由 47

48 比較まとめ ( 続 1) 審査開始基準査定系再審査 IPR PGR 特許性について実質的な新たな疑問 (Substantial New Question (SNQ) of patentability) が生じるか少なくとも 1 つのクレームについて申立が認容される合理的な蓋然性 (Reasonable likelihood) があるかどちらかというと (More likely than not) 少なくとも 1 つのクレームの特許性は認められないという程度の証明匿名手続可能不可実際の利害関係のある当事者不可実際の利害関係のある当事者参加第三者請求人の参加は限定される申立人には宣言書の提出限定的ディスカバリの実施所見や弁駁書の提出口頭弁論などが許可される申立人には宣言書の提出限定的ディスカバリの実施所見や弁駁書の提出口頭弁論などが許可される 48

49 ディスカバリなし比較まとめ ( 続 2) 査定系再審査 IPR PGR ディスカバリは宣言書を提出した証人に対する証言録取およびその他法的公正さ (in the interest of justice) の観点により必要な事項に限定ディスカバリは手続において各当事者から提出された事実的主張に直接関連する (directly related) 証拠に限定エストッペルなし申立人が当事者系レビューで実際に主張したかあるいは合理的に主張することができたであろういかなる理由についても米国特許庁での手続や地裁での訴訟で提起することができない申立人が付与後レビューで実際に主張したかあるいは合理的に主張することができたであろういかなる理由についても米国特許庁での手続や地裁での訴訟で提起することができない 49

50 費用比較例査定系再審査申立人請求人特許庁料金 : $17,750 弁護士費用 : $ 50K 特許権者弁護士費用 : $ 75K 当事者系再審査 ( 参考 ) IPR 特許庁料金 : $8,800 ( 終了 ) 弁護士費用 : $175K 弁護士費用 : $175K 特許庁料金 : $23,000 (1-20 クレーム ) ($600/ 追加クレーム ) 弁護士費用 : $300K 弁護士費用 : $300K PGR 特許庁料金 : $30,000 (1-20 クレーム ) ($800/ 追加クレーム ) 弁護士費用 : $375K 弁護士費用 : $375K D.Ct. 弁護士費用 : $2.5M - $8M 弁護士費用 : $2.5M - $8M * 専門家証言録取費用など 15~25% の追加費用が見込まれる 50

51 USPTO における審理 (Trial) 費用 IPR PGR 51

52 特許訴訟費用ディスカバリ Trial 前地方裁判所 IPR PGR 52

53 IPR 審理 : 1 年以内に手続きが終結特許権者の応答クレーム補正を求めるモーション異議申立に対する特許権者の反論申立特許権者の予備的応答応答審理開始の決定申立人の弁駁補正に対する異議申立口頭審理 ( 必要に応じて ) 最終決定 3 ヵ月 3 ヵ月以内 3 ヵ月 3 ヵ月 3 ヵ月 1 ヵ月特許権者からのディスカバリ申立人からのディスカバリ特許権者からのディスカバリ所見証拠除外のモーション 12 ヵ月以内出典 : 拙著米国発明法の特許防衛戦略 105 頁 53

54 2 トラック特許訴訟地裁での裁判公判前のディスカバリ & モーション無効性非侵害の事実審裁判官による判決トラック 1 1 年目 2 年目 3 年目トラック 2 有効限定的ディスカバリ侵害性 / 無効性の他の争点についての事実審 USPTO 審理モーション & USPTO 決定無効公判なし補正限定的ディスカバリ侵害性 / 無効性の他の争点についての事実審限定的損害賠償 54

55 IPR 申立件数の傾向年 10 月 31 日現在の合計件数月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 2012 年 9 月 16 日からの統計 55

56 申立人 ( 手続 ) 申立件数特許権者 Apotex (IPR) 3 Alcon Pharma なし Chi Mei Innolux (IPR) 7 Semiconductor Energy Lab Co. 訴訟の停止 (Stay) あり Corning (IPR) 10 DSM IP Assets なし Intellectual Ventures (IPR) Liberty Mutual (CBM) 技術眼科の感染症のためのモキシフロキサシン PCB / トランジスタグラスファイバーコーティング構造 4 Xilinx Inc. なし集積回路 10 Progressive Insurance あり運転経歴に基づく保険料の決定方法 SAP (CBM) 1 Trilogy Dev. なし製品の価格付け方法 Bloomberg (CBM) 申立人特許権者 ( 例 ) 1 Markets-Alert モーション継続中取引システム 56

57 戦略上のメリットと留意点 (1) 申立人 ( 侵害被疑者被告など ) 訴訟よりも早期低コストで紛争解決米国特許庁での審理のためクレーム取消がより容易専門家の慎重な選択陪審員 vs. 行政特許判事想定損害額の査定と迂回設計中用権の効果 ( 将来効 ) を検討クレーム範囲を実質的に変更する補正があった場合過去分の損害賠償の免責 ( 日本法との違いに注意 ) 米国特許庁へ提出する先行技術の選定 ( 先行技術についてのエストッペルとなる可能性 ) 57

58 戦略上のメリットと留意点 (2) 申立人 ( 侵害被疑者被告など ) 同時係属中の訴訟の停止 (Stay) 確認訴訟 (DJ Action) とIPRとの併用禁止訴訟との協調戦略クレーム補正を導く戦略 USPTO によるクレーム解釈など審理結果を訴訟で活用訴訟における特許権者の主張を IPR 審理に利用する戦略並行した審査における陳述の影響に注意申立が失敗した場合のその後の裁判への影響 ( エストッペル有効性の推定の強化など ) 申立の前に和解すべきか申立後に和解すべきか? 申立前のレバレッジが最大 58

59 戦略上のメリットと留意点 (3) 特許権者係属中の出願ファミリーを維持過去の損害賠償額が大きければ原特許クレームを維持するように努める並行する審理における陳述への影響を考慮 59

60 VI. 弁護士の鑑定 2013 SUGHRUE MION GAIKOKUHO-JIMU-BENGOSHI JIMUSHO 60

61 故意誘発侵害の判断に関する不利な推定の禁止新法 298 条は特許権者が被告による故意侵害ないし誘発侵害を立証するために被告が鑑定書を取得しなかったことまたは取得した鑑定書を ( 被告にとって都合の悪い結論であったため ) 開示しなかったことを根拠とする不利な推定を禁ずる *Knorr-Bremse 事件における CAFC 判決を制定化したもの 61

62 故意誘発侵害の判断に関する不利な推定の禁止 ( 新法の解釈 ) 原告側故意誘発の意図があったことの証拠として鑑定を取得しなかったという事実を提示できない被告側故意誘発の意図がなかったことの証拠として鑑定を示すことは可能 62

63 今後の鑑定書の扱い鑑定を取得しなかった被告は依然として何らかの理由に基づき故意侵害ないし誘発侵害がなかったことを反論する必要弁護士の鑑定がなお価値を有する ( 陪審に与える信頼性好意的な心証 ) 被告はディスカバリーの初期段階で原告からの侵害主張に対抗して非侵害特許無効の主張を行う必要弁護士の鑑定取得により十分な準備が可能 63

64 今後の鑑定書の扱い ( 続 ) 弁護士との間のコミュニケーションはすべて秘匿特権ないしワークプロダクトにより保護される間接侵害における故意侵害誘発侵害主張に対抗する防御手段侵害の認識の事実を否定する証拠故意侵害ないし誘発侵害の意図の否定但しパテントマーキングがあった場合は適用なし早期の鑑定取得によりクライアント企業が訴訟に対する防衛のためのアドバイスを得ることが可能 64

65 VII. USPTO における審査と裁判所における審理の相違 2013 SUGHRUE MION GAIKOKUHO-JIMU-BENGOSHI JIMUSHO 65

66 1. USPTO と裁判所の役割米国では特許権の付与と付与された特許権の見直しという2つの権限が特許庁 ( 行政 ) と裁判所 ( 司法 ) とに明確に配分 USPTOは特許権の付与特許性(patentability) を審査裁判所は特許権の見直し特許の有効性(validity of patent) を審理 66

67 2. USPTO と裁判所での立証基準の相違両機関での審査における証拠の基準の相違 USPTO( 特許性の判断 ) では審査官は証拠の優越 (preponderance of the evidence) で十分裁判所 ( 有効性の判断 ) では明白かつ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence) が要求証拠の優越はどちらかというとあり得る (more likely than not) 立証を負う一方当事者 ( 審査段階では審査官 ) の証拠の重みが相手方当事者 ( 出願人 ) の証拠の重みよりも優位であるとの証明明白かつ確信を抱くに足る証拠は証拠の優越よりも厳格な基準が必要な場合に適用どちらかといえばかなりあり得る (much more likely than not) との証拠 67

68 USPTO 裁判所判断内容特許性 (Patentability) 有効性 (Validity) 証拠基準証拠の優越明白かつ確信を抱くに (Preponderance of 足る証拠 the Evidence) (Clear and Convincing Evidence) ひとたび特許が付与されると特許は有効なものとして推定される ( 第 282 条による有効性の推定 ) 裁判所で有効な特許を無効とするためには明白かつ確信を抱くに足る証拠という審査段階よりもかなりハードルの高い基準で無効化を図る必要 68

69 ポイント米国の裁判所は特許が有効であるという USPTOの判断を正しいものとして推定しこの判断を覆し得る明らかな証拠を確信できた場合 ( 明白かつ確信を抱くに足る証拠 ) にのみ特許を無効と判断 69

70 3. 付与後異議申立による取消申立で採用される立証基準旧法においては USPTOにおける特許性に関するすべての審査再審査には証拠の優越の立証基準が採用新法での付与後異議申立制度は特許性についての再考判断を目的としUSPTOで審査されるため証拠の優越が採用 70

71 4. 裁判所ではクレームの補正ができない USPTOでの付与後異議申立ではクレームの補正が可能裁判所で有効性を争う裁判では補正は不可 - 有効か無効かの結論のみ 71

72 5. 査定系再審査付与後レビュー当事者系レビューの開始基準の相違各手続においては本案審理を開始するための開始基準がそれぞれ異なる 72

73 各手続における開始基準の比較出典 : 拙著米国発明法の特許防衛戦略 41 頁 73

74 証拠基準の適用証拠の優越 (Preponderance of the Evidence) 審査 (Examination) 再審査 (Reexamination) 侵害 (Infringement) 損害賠償 (Damages) 明白かつ確信を抱くに足る証拠基準 (Clear and Convincing Evidence) 有効性 (Validity) の判断不公正行為 (Inequitable Conduct) 故意 (Willfulness) エストッペル (Estoppel) ラッチェス (Laches) 74

75 ご清聴有難うございましたシュグルーマイアン外国法事務弁護士事務所代表パートナー岸本芳也

Microsoft PowerPoint - IPRフォローアップミーティング（田村） (2)

Microsoft PowerPoint - IPRフォローアップミーティング（田村） (2) IPR に関する最近の動向 - 補正と BRI を中心として目次 (1) PTABが公表した統計について (2) クレーム補正について (3) 規則改正の動向 (4) IPRに関する最近の注目審決 / 判決 2 (1) PTAB が公表した統計について 3 PTAB は請求件数等の統計を 2015 年 4 月以降毎月公表 (http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trialstatistics)

米国最新知財事情 ~ 新法の下での知財戦略 ~ 2013 年 12 月 5 日 日本知的財産協会第 4 回関東電気機器部会 シュグルー マイアン外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士 弁理士岸本芳也

米国最新知財事情 ~ 新法の下での知財戦略 ~ 2013 年 12 月 5 日日本知的財産協会第 4 回関東電気機器部会シュグルーマイアン外国法事務弁護士事務所外国法事務弁護士弁理士岸本芳也