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1 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き ( 案 ) 平成 30 年 3 月 9 日 特許庁

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3 目次 Ⅰ. 本手引きの目的... 1 A. 標準必須特許を巡る課題と背景... 1 B. 本手引きの位置づけ... 3 Ⅱ. ライセンス交渉の進め方... 4 A. 誠実性 特許権者がライセンス交渉のオファーをする段階 実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階 特許権者が FRAND 条件を提示する段階 実施者が FRAND 条件のカウンターオファーをする段階 特許権者によるカウンターオファーの拒否と裁判 ADR による解決 B. 効率性 交渉期間の通知 サプライチェーンにおける交渉の主体 機密情報の保護 交渉の対象とする特許の選択 ライセンス契約の地理的範囲 プールライセンス SEP の透明性向上 Ⅲ. ロイヤルティの算定方法 A. 合理的なロイヤルティ 基本的な考え方 ロイヤルティベース ( 算定の基礎 ) ロイヤルティレート ( 料率 ) a. 比較可能なライセンスがある場合 (a) 同じ特許権者による比較可能なライセンス (b) 第三者の比較可能なライセンス (c) パテントプール b. 比較可能なライセンスが存在しない場合 料率を決定するその他の考慮要素 a. ロイヤルティ料率を受け入れたライセンシーの数 b. ライセンスの性質または範囲 c. 特許の必須性 有効性 侵害の該当性 i

4 d. 個々の特許の価値 e. 交渉経緯 B. 非差別的なロイヤルティ 非差別性の考え方 使途が異なる場合のロイヤルティ C. その他 定率と定額 一括払いとランニング方式 ii

5 Ⅰ. 本手引きの目的 A. 標準必須特許を巡る課題と背景 ( 標準と特許を巡る変化 ) 本手引きは 無線通信の分野などにおける標準規格の実施に必要な特許である標準必須特許 (SEP:standard essential patent. 以下 SEP という ) のライセンス交渉に関する透明性 予見可能性を高め 特許権者と実施者との間のライセンス交渉を円滑化し SEP を巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的とするものです 発明の対価として技術に対して独占権を付与する 特許 と 技術をできるだけ広く普及させようとする 標準 は 基本的に相反する要請に対応するものであり 両者の間にはしばしば緊張関係が生まれます こうした両者の緊張関係は 1990 年代以降 通信技術がデジタル方式に移行し 最新の技術を特許で保護しながら標準化していく流れが進んでいく中で顕在化していき SEPに関する紛争が増加していきました こうした中 標準化団体 (SSO:standard setting organization. 以下 SSO という ) は 紛争を防止し 技術標準の実施に必要な SEP が広く活用されるとともに SEP に係る研究開発投資が適切に回収できるよう SEP に関する取り決め ( 以下 IPR ポリシー という ) を策定しています この中で SEP のライセンスが公平 合理的 非差別的 (FRAND:fair, reasonable and non-discriminatory. 以下 FRAND という ) となるよう ルールの整備を進めてきました 他方 SEPを巡る紛争については 内外の裁判例が蓄積するとともに 各国の行政機関もガイドライン策定等の取組みを進めており 一定の方向性が形成されてきています 1 まず 国民生活にとって重要な社会インフラやサービスを提供する事業がその使用するSEPによって差止めの脅威に直面するという いわゆる ホールドアップ の懸念に対しては 各国の裁判例は SEPによる差止請求権の行使が認められるのは限られた場合であるとの考えに収斂してきています また FRAND 条件でのロイヤルティの考え方に関する様々な裁判例も蓄積されてきています ( ライセンス交渉における変化 ) さらに 近年 IoT(Internet of Things) の普及により 様々なインフラや機器がイン 1 日本の公正取引委員会は 2016 年 1 月に 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 を改正し FRAND 宣言された SEP について独占禁止法違反になり得る行為を例示しています また 欧州委員会は 2017 年 11 月に 標準必須特許のライセンスに関するコミュニケーション ( 以下 欧州コミュニケーション という ) を公表し SSO に対して SEP の透明性の向上を呼びかけるとともに FRAND 宣言された SEP のライセンス条件に係る一般的な考え方を示しています 1

6 ターネットを通じてつながり合う 第四次産業革命 と称される変化が国内外において急速に 進展しています この結果 機器間の無線通信に係る標準規格の実施に必要な SEP を巡 るライセンス交渉は 大きな変化に晒されています 従来 情報通信分野のSEPを巡るライセンス交渉は 事業を実施している通信業界の企業同士を中心に行われてきました そのため 多くの場合 クロスライセンスによる解決が可能であり 事業開始後に必要に応じてライセンス交渉を行う慣行が定着していました また 互いに相手が保有する特許の権利範囲 必須性 価値について評価できたため 当事者間でライセンス料率についてある程度共通の相場観が共有されていました しかしながら 米国を中心に 保有する特許権の行使のみによって収益を上げるPAE (Patent Assertion Entity) など事業を自ら実施しない特許権者がSEPのライセンス交渉や紛争の当事者となるケースも見られます さらに IoTの浸透に伴い 様々な業種の企業が情報通信分野における標準規格を利用するようになり SEPのライセンス交渉に関わってくることになります 例えば SEPの特許権者たる通信業界の企業に加え 自らはSEPを保有しない自動車等の最終製品メーカーやサービス業界もSEPを利用する必要が生じ ライセンス交渉に関わってくることとなります こうしたライセンス交渉を巡る関係者の多様化に伴い ライセンス交渉の態様にも変化が生じています 上記のとおりライセンス交渉が通信業界の企業とそれ以外の業種の企業との間で行われるようになり クロスライセンスによる解決が困難になっています これに加え 必須性の判断やライセンス料率の相場観が大きく異なることなどにより SEPを巡る紛争が深刻化するおそれがあります 近年 製品ライフサイクルが短期化している一方 一製品当たりの特許の数が増加しているため 複雑化する交渉をより迅速かつ効率的に解決する必要性が高まっています ( 手引き策定の必要性 ) このように SEPを巡るライセンス交渉は 幅広い業種の企業が関わりを持つようになっており ライセンス交渉に慣れていない企業が安心して交渉に臨めるよう 適切な情報提供が求められるようになっています また 特許権者からのライセンス交渉のオファーに対し SEPについては差止めが認められないだろうと見込んで誠実に対応しようとしない実施者の行動を指す ホールドアウト の問題も指摘されており こうした課題への対応を求める声もあります さらに SEPの透明性向上が強く求められています SEPのロイヤルティは標準規格に関するSEP 全体件数に占める特定の特許権者の保有する割合に応じて算出される実務などを背景に 出願中の特許や規格の実施に必須ではない特許についてSEPであると宣言す 2

7 る実態があります 2 加えて FRAND 宣言された特許が実際に必須であるかどうかや 標準 の策定過程において仕様が変更されたことにより必須性が失われたかについて SSO は確 認せず SEP をリスト化する際に第三者の確認を経ることもありません こうした状況を踏まえ 特許庁としては ライセンス交渉の進め方やロイヤルティの算定方 法などについて 特許権者と実施者との間の利益のバランスを図る上で有益な考慮要素を 示すこととしました B. 本手引きの位置づけ本手引きで念頭に置いている SEP は 特許権者又は元の特許権者が SSO に対して FRAND 宣言した特許ですが FRAND 宣言されていない SEP や 商業的必須特許 ( 技術的には代替手段があって回避が可能であっても 回避するコストが高く割に合わないことから実質的に回避が不可能な特許 ) についても参照し得るものと考えられます 本手引きは 法的拘束力を持つものではなく 将来の司法の判断を予断するものではありません 現段階における内外の裁判例や競争当局の判断 ライセンス実務等の動向を踏まえたライセンス交渉を巡る論点をまとめたものです その中で どう行動すれば 誠実な交渉態度 と認められ 実施者は差止めを回避し 特許権者は適切な対価を得られやすいかについて説明を試みました 加えて 効率的な交渉のあり方についても述べます これらは 規範を設定しようとするものではありません 本手引きは これに従って交渉すればロイヤルティが自ずと決まるという レシピ のようなものではなく 合理的なロイヤルティを決めるための考慮要素を示すものです すなわち 本手引きに沿って対応すれば 機械的に解決策が導かれるというものではありません SEP のライセンス交渉や当事者の置かれている状況は多様であることから 解決策は個々のケース毎に見出さなければなりません 本手引きの策定に当たっては SEP のライセンス交渉に関する裁判例や実務の動向などをできるだけ客観的に整理して記述するよう努めました 本手引きでは SEPのライセンス交渉を行ってきた国内外の通信業界の企業だけでなく 通信業界に新規参入した企業や IoT 時代においてSEPを使う可能性が高まる通信業界以外の企業 SEPのライセンス交渉に慣れていない中小企業にも 役立つことを目指しています 本手引きは 交渉に入るに当たって踏まえておくべき基礎的な情報を整理したものであり 実りある交渉に向けた有用な出発点となることを期待します 2 特許権者は SSO に対して標準規格に関連する特許を提示して FRAND 条件でライセ ンスを行うことを宣言します 3

8 本手引きの策定に当たっては 2017 年 9 月 29 日から11 月 10 日まで提案募集を行い 国内外から約 50 件の提案が寄せられました 加えて 産業界 学界 法曹界と意見交換し 有益なコメントや意見が寄せられました 本手引きの内容は これらの提案やコメント等に負うところが大きいです SEP のライセンス交渉を巡る状況は大きく変化している中 本手引きは 常に進化し 生きた手引き であり続けることが重要です 今後とも 裁判例の更なる蓄積や 各国の政府機関や企業 有識者の意見を踏まえつつ 随時見直しを行っていきます Ⅱ. ライセンス交渉の進め方 A. 誠実性 FRANDには (1) 交渉プロセスと (2) ライセンス条件の二つの意味があります ライセンス交渉の最終目的は適切なライセンス条件の決着ですが 差止めが認められるかどうかについては交渉プロセスが左右します そこで この章では FRANDの一つ目の意味について述べます 特許権者は 原則 特許権侵害があれば差止請求権を行使することができます しかし 各国の裁判所は FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する誠実な実施者については FRAND 宣言されたSEPの保有者による差止請求権の行使を認めることに制限を加えている点で概ね一致しています 3 特に注目されているのが 欧州司法裁判所が2015 年にHuawei 対 ZTE 事件 4 について出した決定です そこでは 特許権者と実施者それぞれがとるべき対応を交渉の段階ごとに分けて整理し 両当事者間の誠実な交渉の枠組みを示しました この枠組みは 欧州における競争法の観点から交渉のルールを判示したものであり 各国の裁判所の判断が必ずしもこの枠組みに基づいて行われるものではありません しかし この枠組みは FRAND 宣言されたSEPの交渉ルールを規定する各国の根拠の違いにかかわらず 特許権者がFRAND に基づく義務を満たし 実施者が差止めを受けるリスクを最小化しつつ標準化された技術の利用を続けることができるようになるための 誠実な交渉を促進する考え方として一般的に有用であると評価されています しかしながら この枠組みでは 各交渉の段階において当事者が提供すべき情報の範囲や応答期間などについては具体的に示されておらず そのことがライセンス交渉の予見可能性の低さにつながっているとの声も聞かれます そこで 本手引きでは 欧州司法裁判所の示した枠組みをベースに 各国の裁判例や実務を参考にしつつ 以下の交渉の各段階における当事者の対応に関するより具体的な 3 SEP 保有者による差止請求権を制限する根拠は 国によって様々です (II.A.5. 参照 ) 4 Huawei v. ZTE ( 欧州 CJEU 2015 年 ) 4

9 論点を列記しました 繰り返しになりますが 本手引きは 規範を設定しようとするものでは ありません [ ライセンス交渉の各段階 ] 1. 特許権者がライセンス交渉のオファーをする段階 2. 実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階 3. 特許権者がFRAND 条件を提示する段階 4. 実施者がFRAND 条件のカウンターオファーを提示する段階 5. 特許権者によるカウンターオファーの拒否と裁判 ADRによる解決 1. 特許権者がライセンス交渉のオファーをする段階 ( 総論 ) 一般に 特許権者は 実施者による権利の侵害が疑われる場合には 関連する特許を特定し 侵害の態様を明らかにすることにより 実施者と交渉を開始します 5, 6 通常 特許権者は 実施者に対し 以下の資料を提示して 実施者が特許を侵害していることを立証する必要があります 7 (1)SEPを特定する資料( 特許番号のリスト 8 対象標準規格の名称 特許の地理的範囲など ) (2) 標準規格や製品と SEPの請求項との対応関係を示す資料 ( クレームチャート 9 ) (3)SEPの必須性を示す資料(SSOに対してFRAND 宣言した書面 10 など ) 5 Huawei v. ZTE ( 欧州 CJEU 2015 年 ) の枠組みでは まず実施者に対して 特許を指定し 侵害の態様を特定することで警告を行うとされました 6 通信分野は SEP の件数や特許権者数が多く 実施者は特許権者からライセンスの申出があってから初めて交渉を開始する場合が多いですが 事業を実施する前に 実施者側からライセンス交渉を持ちかけた場合でも 本手引きの枠組みを参照することは可能であると考えられます 7 この他に 第三者の専門家による分析 過去の裁判例などを提示することにより 特許権者はより誠実に交渉していることを示すことができると考えられます 8 NTT DoCoMo v. HTC ( ドイツ 地裁 2016 年 ) では 少なくとも 特許番号を示すことが必要であるとされました Sisvel v. Haier ( ドイツ 高裁 2016 年 ) では 10~15 件の代表的な特許 プラウドリスト (proud list) を提示することが業界慣行であるとされました 9 Sisvel v. Haier ( ドイツ 高裁 2016 年 ) と NTT DoCoMo v. HTC ( ドイツ 地裁 2016 年 ) では クレームチャートを示す必要があるとされました 10 NTT DoCoMo v. HTC ( ドイツ 地裁 2016 年 ) では 特許権者は 特許が SSO に対して標準必須であると宣言されていることを実施者に伝える必要があるとされました 5

10 ( クレームチャート ) クレームチャートとは 特許が標準規格の利用にとって必須であることや特許発明が現に実施されていることを特許権者が説明する書面です 一般的には SEPの場合 請求項の各要素と標準の要素の対応関係が示されます クレームチャートは 実施者にとっては侵害の有無の分析に有用であり 特許権者にとってはクレームチャートを提示することによって誠実に情報を提示していることを示すことにつながります なお 特許権者は 標準規格だけでなく 実際に製造している製品と特許の請求項との対応関係を示したクレームチャートを提供する場合もあります 一方で 特許の請求項が標準規格文書の範囲内にあり かつ 実施者がその製品が標準規格に準拠していることを公表しているような場合には 特許の請求項と標準規格との対応関係を示すことで足り 特許の請求項と製品との対応関係は必ずしも必要ではないこともあります 11 クレームの用語と標準規格書の対応箇所との関連を説明したクレームチャートがあり その説明の中に機密情報が含まれる場合もあります そのような場合には 交渉に当たっては秘密保持契約 ( 非開示契約 ) が結ばれることがあります (Ⅱ.B.3. 参照 ) もっとも クレームチャートに機密情報が含まれていないにもかかわらず クレームチャートを提示する条件として実施者に秘密保持契約の締結を強制することは 不誠実と評価される方向に働く可能性があります (SEPの必須性を示す資料) 特許権者による判断に基づきSSOに対してFRAND 宣言した書面は 両当事者がSEP の必須性の有無を判断する際の参考になり得ますが 特許が必須であるという特許権者による主張に基づくものであり 客観的に必須であることを必ずしも示すものではありません 12 特許権者と実施者が必須性に関する見解について合意できない場合 第三者である専門家が必須性に係る見解を提供することも考えられます これとの関連で 日本の特許庁は 特許発明の技術的範囲について審判合議体が法的拘束力のない見解を示す制度を有しており 特許発明の標準必須性に係る判断を行う新しいサービスを2018 年 4 月から開始します ( 特許権者が不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為 ) 例えば 特許権者による以下のような行為は 不誠実と評価される方向に働く可能性が 11 Fujitsu v. Netgear ( 米国 CAFC 2010 年 ) では 原則として請求項は対象製品と比較されるべきであるが 対象製品が標準規格に沿って製造されている場合 標準規格と請求項との比較は 対象製品と請求項との比較と同様であるとされました 12 一般に SSO は SEP の必須性については判断しておらず 特許権者自身の宣言によっ て必須特許の登録が行われています 6

11 あります (1) 特許権者が 実施者に警告書を送付する前又は送付して間もないうちに差止請求訴訟を提起する 13 (2) ライセンス交渉をオファーする際に SEPを特定する資料やクレームチャート SEP の必須性を示す資料を十分に開示しない (3) 秘密保持契約を締結しなければクレームチャートを一切提示できないと主張する他方 以前ライセンスを受けていた特許権について ライセンス契約が失効した後に再びライセンス交渉をする際には 特許権者は十分な情報を出さなくても不誠実とは評価されないとした裁判例があります 実施者がライセンスを受ける意思を表明するまでの段階 ( 総論 ) 特許権者からライセンス交渉のオファーを受けた実施者は 内容に異論がある場合であっても 当該オファーを放置せずに 特許権者に対して誠実に応答することが必要です 15 SEPを特定する資料やクレームチャート等の提示を受けた後 実施者がSEPのライセンスを受ける必要があると考えるに至れば 実施者は特許権者に対し ライセンス契約を締結する用意があること すなわち ライセンスを受ける意思を表明することになります 特許権者からのライセンス交渉のオファーを受けた実施者は 必須性や有効性 侵害の該当性についての議論が継続している場合であっても こうした論点について留保しつつ 速やかにライセンスを受ける意思を表明しなければならないとする見解があります しかし 実務上は 必須性や有効性 侵害の該当性について議論を行った後に ライセンスを受ける意思を表明することが一般的です ( 実施者の対抗手段 ) 実務上は 必須性や有効性 侵害の該当性について当事者間の議論が平行線をたど ることが多くあります そのような場合 実施者はライセンスを受ける意思を表明するに当たっ 13 Realtek v. LSI ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) では 実施者に対して警告書を送付して 1 週間以内に差止請求権を行使することは 契約違反であるとされました 14 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) 15 Huawei v. ZTE( 欧州 CJEU 2015 年 ) では 標準必須特許権者からのオファーに対して 真摯に 当該分野で広く認められた商慣行に従い 誠実に対応しなければならないものの この点は 客観的要素に基づいて検証されなければならず とりわけ 遅延戦術の意味合いを含まないものでなければならないとされました 7

12 て 対抗手段について争うことを放棄する必要はありません 16, 17 実施者は ライセンスを受けようとしている特許権について 例えば 次のような論点について依然として争うことができます (1) 特許が真に必須特許であるかどうか (2) 実施者が特許を侵害しているかどうか (3) 特許が執行可能なものかどうか 18 (4) 権利行使を行っている者が特許の真の所有者であるかどうか (5) 特許が消尽していないものであるかどうか (6) 特許が有効なものであるかどうか 実施者は 上記の点について争う場合には その具体的な根拠を示すことが求められることがあり 例えば 以下の情報を提示することが有益です (1) 実施者が侵害していないという主張について特許権者が検討するために必要な製品やサービスに関する技術情報 (2) 特許が無効であることを主張する根拠となる先行技術 ( 合理的な応答期間 ) 特許権者から提示された資料が SEPを特定する資料やクレームチャートが含まれていないなど不十分な場合 実施者は特許権者に対し 速やかにこれらの資料を求めることが望ましいと考えられます 特許権者からそのような情報の提示を受けた後 実施者がライセンスを受ける意思を表明するのに必要な合理的な期間は 対象となる特許の数 技術の複雑さ 実施者の技術的知見のレベル 当事者間のそれまでの関係や取引 必須性や有効性 侵害の該当性についての議論の状況などの多様な要素によって異なります 仮に 対象となる特許の数が少なく 実施者が当該技術について知見を有しているような場合であれば 実施者は比較的短期間でライセンスを受ける意思の表明を行うことが合理的な場合もあると考えられます 16 Huawei v. ZTE ( 欧州 CJEU 2015 年 ) では 実施者は ライセンス交渉と並行して 特許の有効性や標準必須性を争ったり 将来そうすることを留保したりすることによっては批判されない とされており 実施者が対抗手段を放棄してライセンスを受ける意思を表明することを求めていません 17 Apple v. Samsung ( 日本 知財高裁 2015 年 ) では 実施者である Apple は対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないこと及び特許無効の抗弁を主張していましたが Apple にはライセンスを受ける意思があるとされました 18 米国法においては 例えば 欺く目的で情報を隠すなど 米国特許商標庁に対して特許権者が不衡平な態度をとった場合 権利行使不能となる可能性があります (Therasense v. Becton ( 米国 CAFC 2011 年 )) 8

13 一方 対象となる特許の数が多く 実施者が当該技術について知見を有していないような場合であれば 数カ月程度かかることが合理的と言える場合もあります 例えば 第三者から供給を受けている部品等が権利行使の対象となっているケースにおいては 供給元である第三者に対して技術の内容を確認することが必要となるため 相応の時間がかかる場合もあります 実施者は 最初に応答するまでに時間を要する場合には その理由を具体的に示しつつ 特許権者にその旨を伝えることが望ましいと考えられます ( 実施者が不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為 ) 例えば 実施者による以下のような行為は 不誠実と評価される方向に働く可能性があ ります (1) 応答に時間がかかることについての理由を説明せず 交渉に全く応じない 19 (2) ポートフォリオ全体で交渉するかどうかが決まっていない段階で 全ての SEP につ いての必須性 有効性の根拠がそろわない限り交渉を開始しないと主張する (3) 特許権者に対して他者との秘密保持契約があるため開示できないような情報の 提供を執拗に求めることなどにより交渉を遅延させる (4) 詳細なクレーム解釈を含むクレームチャートを特許権者に要求しながら 秘密保 持契約の締結に一切応じない (5) 実質的に内容のない回答を繰り返す (6) 他にライセンスを取得していない者が存在することのみをもって ライセンスの取得 を頑なに拒む 仮に 特許権者から提示された資料が不十分な場合であっても 実施者がそれに対して 何ら返答をせず放置すれば 実施者が不誠実と評価される方向に働く可能性があります このような場合 実施者は 少なくとも特許権者に対して具体的な資料の提示を求める等 の対応をすることが望ましいと考えられます 必須性や有効性 侵害の該当性についての議論が継続している場合は 速やかにライセ ンスを受ける意思を表明しないことをもって直ちに不誠実と評価される方向に働くことにはな らないと考えられます 一方で こうした場合であっても 必須性や有効性 侵害の該当性 について留保しつつ 速やかにライセンスを受ける意思を表明することを求める裁判例も一部 存在します 20 そのため 差止めのリスクを最小化する観点から 交渉の早い段階でライセン 19 米国司法省及び米国特許商標庁の SEP の救済に関する政策声明 (2013 年 ); Apple v. Motorola ( 米国 CAFC 2014 年 ) では 実施者が FRAND ロイヤルティを一方的に拒否したり 不合理に交渉を遅延させたりした場合 差止請求権の行使は正当化されるとされています 20 St. Lawrence v. Vodafone and HTC ( ドイツ 地裁 2016 年 ) では 実施者は通信事業者であり 被疑侵害物品である携帯電話の製造会社と協議する必要があるとしても 特許権者による最初の警告から ライセンスを受ける意思を表明するまで 5 ヶ月かかったこと 9

14 スを受ける意思を表明することも考えられます 3. 特許権者が FRAND 条件を提示する段階 ( 総論 ) 実施者がFRAND 条件でライセンスを受ける意思を表明した場合 特許権者は FRAND 条件によるライセンス条件を書面で速やかに実施者に対して提示します 特許権者は 提示した条件が合理的であり非差別的なものであるかどうかについて実施者が的確に判断できるよう ロイヤルティの算定方法 (Ⅲ. 参照 ) に加えて それがFRAND 条件であることを説明する具体的な根拠を示す必要があります 21 具体的な根拠としては 以下のものなどが挙げられます 22 (1) 特許権者が求めるロイヤルティがどのように算出されたのかについての説明 23 ( 特許権者の提示した条件がFRAND 条件を満たしていることを 実施者が客観的に把握することができる程度に示すことが必要 24 ) (2) 比較可能なライセンスが存在する場合には 当該ライセンスの一覧及びその条件 25 ( 秘密保持契約に照らして 可能な範囲で開示 (Ⅱ.B.3. 及びⅢ.A.3.a. 参照 )) ( 特許権者が不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為 ) 例えば 特許権者による以下のような行為は 不誠実と評価される方向に働く可能性があります (1) FRAND 条件を提示する前に 優位に交渉を進めることを目的として ライセンス は明らかに長すぎると判示されました また St. Lawrence v. Deutsche Telekom and HTC ( ドイツ 地裁 2015 年 ) では 実施者が携帯電話製造会社であることを踏まえると 実施者が侵害訴訟の提起を知ってから ライセンスを受ける意思を表明するまでに 3 ヶ月かかったことは長すぎると判示されました 21 Philips v. Archos ( ドイツ 地裁 2016 年 ) では FRAND 条件のオファー時にロイヤルティの算定方法を含めていなかったことから 差止請求権が認められませんでした 22 例えば 算定の基礎とした製品や部品の価格 対象の標準に関連する SEP に対する特許権者の保有割合 特許権の存続期間満了日なども示すことができると考えられます 23 Sisvel v. Haier ( ドイツ 高裁 2016 年 ) では ロイヤルティ算定の基礎となるファクタ ーを示す必要があるとされました 24 NTT DoCoMo v. HTC ( ドイツ 地裁 2016 年 ) では 特許権者は 提示した条件が FRAND 条件を満たしていることを客観的基準に基づいて理解できるようにする必要があるとされました 25 Sisvel v. Haier ( ドイツ 高裁 2016 年 ) では ポートフォリオと同様の質及び範囲のライセンスプログラムがあればそのプログラムとの比較を出す必要があるとされました 10

15 26, 27 を受ける意思を表明した実施者に対して差止請求訴訟を提起する (2) 交渉中にもかかわらず 実施者の取引相手に対して警告書を送付する 28 (3) 明らかに不合理な条件を最初に提示する 29 (4) ロイヤルティの算定方法やライセンスオファーが FRAND 条件であることの説明をし ない 4. 実施者が FRAND 条件のカウンターオファーをする段階 ( 総論 ) 実施者は 特許権者が提示したFRAND 条件に異論がある場合 FRAND 条件のカウンターオファーを行うことになります 実施者は 当該カウンターオファーの中で ロイヤルティの算定方法 (Ⅲ. 参照 ) に加えて それがFRAND 条件であることを示す具体的な根拠を示すことが必要です 具体的な根拠としては 以下のものなどが挙げられます (1) 実施者が提示するロイヤルティがどのように算出されたのかについての説明 (2) 比較可能なライセンスが存在する場合には 当該ライセンスの一覧及びその条件 ( 同等の技術について他社に支払い 又は他社から支払われているロイヤルティ パテントプールによるロイヤルティなど ) ( 合理的な応答期間 ) 特許権者によるFRAND 条件の提示を受けてから 実施者がカウンターオファーの提示を行うまでの合理的な期間は 個別具体的に判断されることになります 技術的に複雑なものでなければ 比較的短期間でカウンターオファーを行うことができる場合もあります その一 26 Realtek v. LSI ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) では FRAND 条件のライセンスオファーをする前に差止請求権を行使することは 契約違反であるとされました 27 Microsoft v. Motorola ( 米国 第 9 巡回区控訴裁 2012 年 ) では 米国裁判所が判決を下す前に Motorola がドイツにおいて関連のケースで差止請求権を行使することは 権利濫用であり高圧的であるとされました 28 Imation v. One-Blue ( 日本 地裁 2015 年 ) では FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する実施者の取引先に対して 特許権者が差止請求権を有するかのように告知することは権利の濫用であり 不正競争に該当するとされました 29 Microsoft v. Motorola ( 米国 連邦地裁 2012 年 ) では FRAND 宣言は当事者が FRAND 条件のライセンスを目指して交渉することを意味するため 最初のオファーで FRAND でない条件を提示することは 必ずしも SSO に対する義務に反するものではないが 交渉中のオファーは契約で暗に求められる誠実さや公平さがなくてはならない とされました 一方 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では オファーが FRAND 料率を上回る又は下回る条件であっても 交渉を妨げるものでない限り 正当な申出であるとされました 11

16 方で 技術的に複雑であるなどの理由により応答の準備に一定の作業を要する場合は 数か月で応答することが合理的な場合もあると考えられます カウンターオファーを提示するまでに必要な期間を決定する要素としては 対象となる特許の数 技術の複雑さ 対象となる製品の数及び種類 比較可能なライセンス料率の有無 グローバルなライセンスと地域的なライセンスのいずれについて交渉しているのか などが挙げられます ( 実施者が不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為 ) 例えば 実施者による以下のような行為は 不誠実と評価される方向に働く可能性があります (1) 特許権者から提案されたライセンス条件がFRAND 条件を満たすことについて具体的な根拠が示されているにもかかわらず FRAND 条件のカウンターオファーを出さ ない 30 (2) ロイヤルティの算定方法やカウンターオファーがFRAND 条件であることの説明をしない一方 特許と標準規格との技術的関連性や特許の有効性等についての議論が残っている場合や 特許権者からの具体的なFRAND 条件の提案がない場合には 実施者が FRAND 条件のカウンターオファーを示さなかったことをもって直ちに不誠実と評価される方向に働くことにはならないと考えられます しかし 差止めのリスクを最小化する観点からも 実施者は 特許権者に対し 具体的なFRAND 条件の提示を速やかに促すことが望ましいと考えられます 特許権者によるカウンターオファーの拒否と裁判 ADR による解決 ( 総論 ) 特許権者が実施者によるカウンターオファーの受入れを拒み 交渉が決裂した場合には 当事者は裁判での解決を図ることとなります 32 当事者は 訴訟の代わりとして 調停や仲裁などの裁判外紛争解決手続 (ADR: alternative dispute resolution. 以下 ADR という ) を通して解決することに同意 30 Apple v. Motorola ( 米国 CAFC 2014 年 ) では 侵害者が一方的に FRAND ロイヤルティを拒絶したり 同様の目的のために交渉を非合理的に遅延させたりする場合に 差止請求権の行使は正当化されると判断されました 31 NTT DoCoMo v. HTC ( ドイツ 地裁 2016 年 ) では 実施者が 特許権者による FRAND 条件のオファーから 1 年半 訴えの提起から半年間応答せずカウンターオファーを提示しなかった事案において 特許権者による差止請求権の行使を認めています 32 Realtek v. LSI ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) では 実施者が FRAND 条件のロイヤルティの支払いを拒否したり FRAND 宣言による交渉につくことを拒否したりした場合 差止請求権の行使は保証されるとされました 12

17 することもできます (ADRのメリット) 裁判では何十 ましてや何百もの権利の必須性 有効性 侵害の該当性を確定することは現実的でないことから 当事者も重要な特許権を数件選んで訴訟を提起することが多く見られます 一方 調停や仲裁においては 多数の特許を一括して処理することが可能であることから 多数の特許が対象となるSEPを巡る紛争の早期解決に向けては 調停や仲裁等のADRの活用は有効です また ADRは 遅延工作やコストを増大させる目的で用いられる場合でない限り 訴訟に比べて早期かつ費用対効果が高い解決を図ることができます 33 加えて 当事者は 独自の規則や手続を柔軟に決めることができるというメリットがあります 例えば 当事者は 仲裁人が必須性や有効性を考慮せずにFRAND 料率だけを決めるということについて合意することができます 34 特に 国際仲裁は ニューヨーク条約により 海外での仲裁判断の認定及び執行が行われるので グローバルな一括解決を図ることができます ADRの利用を申し出又は受け入れることは 誠実な交渉態度と判断される一要素になり得ますが ADRの利用を断ることによって その当事者の交渉態度が直ちに不誠実と評価される方向に働くことにはならないと考えられます ( 実施者による担保の提供 ) 欧州司法裁判所がHuawei 対 ZTE 事件で示した枠組みでは ライセンス契約締結の前にSEPを使用している場合 その対案が拒絶された時点から 被疑侵害者は 例えば 銀行保証の提供や必要額の供託などの手段によるなど 当該分野で広く認められた商慣行に基づいて適切な担保を提供しなければならないとされ その算定のためのSEPの使用に対応する過去の行為の数やこれに係る会計報告も提供できなければならないとされました こうした担保の提供は 誠実さの考慮要素にはなり得ますが 日本や米国など欧州以外の地域では必ずしも一般的な実務慣行ではないため 欧州以外では担保の提供がないことをもって直ちに不誠実と評価される方向に働くことにはならないと考えられます 33 仲裁などの ADR では 全ての事例において訴訟よりも早期かつ費用対効果が高くなるとは限りませんが 仲裁は 一般的に効率性について訴訟よりも多くの利点を有するというコンセンサスが広く得られています ( 米国法曹協会 Benefits of Arbitration for Commercial Disputes ) 34 パネルは特定の問題についてのみ決定する または単に拘束力のない提案を作成するなど ADR の内容は当事者が決めることができます 13

18 ( 差止請求権の行使 ) SEPによる差止めについて各国で裁判例の積み重ねが進んでいますが 誠実に対応している実施者に対する差止請求権の行使は制限される一方 実施者の交渉態度が不誠実である場合に差止請求権の行使をすることは適切とする点においては概ね一致しています もっとも SEP 保有者による差止請求権を制限する根拠は 国によって様々です 例えば 米国においてはSSOに対するFRAND 宣言が第三者に及ぼす契約上の効果やeBay 最高裁判決で示された差止めの要件の観点 35 英国においてはSSOに対するFRAND 宣言が第三者に及ぼす契約上の効果や比例性の原則の観点 36 欧州においては支配的地位の濫用による競争法違反の観点 37 日本では権利濫用の観点から それぞれ差止請求権の行使が制限された裁判例があります 38 また 各国の競争当局は FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対する差止請求権の行使は競争法違反となり得ることを示しています 米国では一般に 裁判所による差止め ( 米国特許法 283 条 ) は ebay v. MercExchange ( 米国 連邦最高裁 2006 年 ) で示された 4 要件が考慮されます 原告は (1) 回復不能の損害があること (2) 制定法による損害賠償のような救済手段では不十分であること (3) 差止めが認められた場合の被告の損害よりも原告の損害が大きいこと (4) 差止命令で公共の利益が損なわれないこと を立証しなければなりません SEP に関しては Microsoft v. Motorola ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) と Apple v. Motorola ( 米国 CAFC 2014 年 ) では SSO に対する FRAND 宣言を特許権者と SSO との契約 ( 第三者のためにする契約 ) と捉え 特許権者はこの契約に基づいて実施者から支払われるロイヤルティにより救済されるため ebay 判決の要件の一つである 回復不能の損害を被っている を満たさないとして 差止めを認めませんでした 36 英国では一般に 差止め ( 英国特許法 61 条 ) は裁判所の裁量事項であると解されています Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では SSO に対する FRAND 宣言による効果が第三者にも及ぶとされ Unwired Planet に差止めを認めないことは比例的でないと判示されました 37 Huawei v. ZTE ( 欧州 CJEU 2015 年 ) では 実施者への警告や FRAND 条件の提示を書面で行うなど 特許権者が差止めによる救済を請求する前に行わなければならないステップを具体的に示しています 特許権者がこれらのステップを踏んだ後で実施者が不当に遅延した場合は 差止請求権の行使は競争法違反とはならず 正当なものとなる とされました 38 日本では 一般に差止め ( 日本特許法 100 条 ) を制限する規定は特許法にありませんが SEP に関しては Apple v. Samsung ( 日本 知財高裁 2014 年 ) では ライセンスを受ける意思を有する者に対する差止請求は 権利の濫用に当たるとされました 39 例えば Google v. Motorola ( 米国 連邦取引委員会 2013 年 ); Motorola v. Apple ( 欧州 欧州委員会 2014 年 ); Samsung v. Apple ( 欧州 欧州委員会 2014 年 ); Huawei v. ZTE ( 欧州 CJEU 2015 年 ); 日本公正取引委員会 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 (2016 年 1 月 ) 14

19 B. 効率性ライセンス交渉を円滑に進めるためには 誠実性の観点のほかに 効率性の観点も重要です 以下では FRAND 条件下での効率的な交渉に向けて検討されるべき点を整理します [ 効率的な交渉の要素 ] 1. 交渉期間の通知 2. サプライチェーンにおける交渉の主体 3. 機密情報の保護 4. 交渉の対象とする特許の選択 5. ライセンス契約の地理的範囲 6. プールライセンス 7. SEPの透明性向上 1. 交渉期間の通知当事者は 交渉に当たり 上記 Ⅱ.Aの各段階それぞれについて 対応に要する期間の見通しを相手方に知らせることが 交渉を円滑にする上で望ましいと考えられます 必要となる交渉期間は個別ケースごとに大きく異なります 合理的に予想される交渉期間についての考慮要素としては 例えば 対象となる特許の数 技術の複雑さ 異なる製品の数と対象となる製品の種類 製品の種類と性質 第三者のサプライヤーの交渉への参加の要否 裁判所や特許庁で必須性や有効性などについて係争中の同様の案件の存在 特許権者が既に供与しているSEPのライセンスの数 などが挙げられます 交渉の進展に伴い 途中で交渉期間を変更するような状況が発生する可能性も当然あります しかし 予想される交渉期間を早い段階で議論することで 両当事者は 迅速な交渉を期待することが可能となります 特に 製品ライフサイクルが短期化する中 交渉が長期間に及ぶと 技術が陳腐化してタイムリーに開発投資を回収できなくなることが懸念されます このため 実施者が製品ライフサイクルを考慮した交渉期間の目安を権利者に通知することは 誠実な交渉態度と評価される方向に働く一要素となり得ると考えられます 2. サプライチェーンにおける交渉の主体 ( 総論 ) IoTの浸透に伴い 標準規格の利用が活発になり 製造のサプライチェーンの中のどのレベルの主体 ( 例えば 最終製品メーカーか部品メーカーか ) がライセンス契約の締結主体となり あるいはライセンス交渉に参加すべきか という点が議論となっています ライセンス交渉の主体については 業界の慣行に従って当事者間で合意できる場合は問題ありませんが 15

20 例えば 最終製品に組み込まれた部品等が特許を侵害しているような場合に問題となってきます 通信分野では 通信サービスの提供者である移動体通信事業者もライセンス契約の締結主体やライセンス交渉に参加する者の候補となり得ると考えられます 特許権者は ライセンス管理の容易さの観点から 最終製品メーカー ( 通信分野の場合は移動体通信事業者 以下同じ ) とライセンス契約を締結することを望む傾向が見られます 他方 最終製品メーカーは 当該部品等について最も技術的な知見を有するサプライヤーがライセンス契約の当事者となることを望む傾向が見られます ライセンス料の支払いについてはサプライヤーが責任を負う旨の特許補償契約の締結が慣行となっている業界では 特にその傾向が強く見られます ( ライセンス交渉の主体となる実施者 ) 一般に 最終製品メーカー 部品メーカー 従属部品メーカーなど サプライチェーンの中のどのレベルの主体を選んでライセンス契約の締結を目指すかは まずは特許権者が決定する立場にあります 他方 FRAND 宣言されたSEPについては ライセンスを求めるすべての者にライセンスをしなければならないかどうかに関して国際的に議論があります 40, 41 最終製品メーカーの中には 部品メーカーであるサプライヤーがライセンス交渉の当事者となることを求めてきた場合に特許権者が交渉を拒むことは差別的な対応であり FRAND 条件に反するとの意見も見られます 一方で 特許権者が最終製品メーカーに対してライセンス交渉の当事者となることを求めてきた場合に最終製品メーカーが全く交渉に応じない姿勢を示すことは適当ではないという意見もあります また 特許発明の本質的な部分がサプライヤーの供給する部品に閉じている場合はサプライヤーがライセンス交渉の主体となることが適切であるという意見がある一方 特許発明の本質的な部分が最終製品にまで貢献している場合は 最終製品メーカーがライセンス交渉の主体となることが適切であるという意見もあります いずれにしても サプライチェーンの中でライセンスを受けている者がいない場合は サプライヤーであるか最終製品メーカーであるかにかかわらず 差止請求が認容されるリスクがあるた 40 SEP 保有者は サプライチェーンにおけるレベルにかかわらず ライセンスの取得を希望する全ての主体に対してライセンスしなければならないという考え方は 一般に license to all と呼ばれています これに対し FRAND 宣言は 標準技術を利用する全ての当事者にライセンスすることを求めているのではなく 標準技術を利用したい者が標準技術にアクセスできることを担保するための仕組みであるという考え方は 一般に access for all と呼ばれています 41 なお 米国電気電子学会 (IEEE) は 2015 年に IPR ポリシーを改定し 特許権者はライセンスを求める全ての者に対してライセンスする意思がなければならないとしました この見解については SEP 保有者から異論が唱えられています (IEEE-SA Standards Board Bylaws (2015 年 )) 16

21 め留意が必要です ( 効率性の観点からの整理 ) 最終製品メーカーとライセンス交渉を行うことで 製品に含まれる全ての部品について一括でライセンス交渉をして必要な交渉の数を最小化し 交渉コストを削減できるとともに サプライヤー間のライセンス条件の乖離などの問題を回避できるなど 最終製品メーカーが交渉の当事者となる方が効率的な場合があるとの意見があります また 一般に 特許で保護された物が特許権者や実施権者によって適切に市場に置かれた場合 特許権は消尽していることから 特許権者は その物を購入した者に対して 権利行使することはできないとされています 42 このため 特許権者が一つのサプライチェーン内で様々なサプライヤーとライセンス契約を結ぶと どの権利が消尽しているかが明らかでなくなり 二重取りの問題が生じやすくなりますが 最終製品メーカーとライセンス交渉を行うことで こうした問題はある程度回避することができるとの意見もあります 他方 最終製品メーカーよりもサプライヤーの方が技術的知見を有している場合 サプライヤーが交渉の主体となる方が効率的な場合もあり得るとの意見があります また 少数のサプライヤーが多数の最終製品メーカーに部品を供給しているような場合 特許権者は サプライヤーとライセンス交渉を行うことで 交渉の数を最小化することができるため サプライヤーが交渉の当事者となる方が効率的な場合があるとの意見もあります ( 交渉を支援する参加者 ) 最終製品メーカーがライセンス交渉の主体となる場合でも 技術内容に詳しい者が交渉に参加することで ライセンス交渉がより効率的になるとの意見があります 例えば 最終製品メーカーは部品を購入して用いているのみで その部品に係る技術の詳細を把握していない場合は その部品の技術の詳細を知るサプライヤーが交渉に直接参加することが効率的です こうした場合には これらの者が ライセンス交渉の直接の主体になるかどうかにかかわらず ライセンス交渉に参加することが望ましいと考えられます 42 例えば 部品メーカーが対象特許のライセンスを受け 最終製品メーカーに販売された部品が組み込まれた製品が製造 販売された場合 その部品で実質的に実施されている特許については 最初の販売で特許が消尽するため サプライチェーン内の最終製品メーカーに対してライセンス料を要求することはできなくなるとした裁判例があります (Quanta v. LG ( 米国 連邦最高裁 2008 年 )) 他方 Apple v. Samsung ( 日本 知財高裁 2015 年 ) では 特許権者が最終製品の生産にのみ用いる部品を販売した場合には 特許は消尽する一方 第三者が黙示的な許諾もなく当該部品を用いて最終製品を製造している場合は 特許は消尽しないとの見解を示しています 17

22 ( ライセンス料の負担の分配 ) 製品販売後に 特許権者からライセンス料を要求された場合に サプライチェーン内でどう分担するかが問題となります 特に 情報通信分野においては 事業開始後にライセンス交渉を行う慣行が定着しているため こうした問題が生じやすい傾向があります ライセンス料の支払いをサプライヤーが負う旨の特許補償契約が締結されている業界もあります そのような場合 仮に最終製品メーカーが主体となって交渉したライセンス料が 部品販売価格に比べ過大であってもサプライヤーは負担を求められる可能性があります こうした事態を避けるため 特許補償契約の対象からSEPを除いている実務も見られます 特許補償契約において サプライヤーがライセンス交渉に関与する機会を与えられなかった場合には サプライヤーはライセンス料を負担する責任はない旨の条項を盛り込むことが合理的という考え方もあります 3. 機密情報の保護 ( 総論 ) 秘密保持契約 ( 非開示契約 ) は ライセンス交渉の中でビジネス面あるいは技術面で機微な情報を開示する場合に 第三者には開示されないことを確保するものです 秘密保持契約を締結することにより 当事者は機微な情報を提示しやすくなり ライセンス交渉が効率化する場合もあります 一方で 当事者は 秘密保持契約を締結した場合 誠実に交渉していたことの証拠として後の裁判において提出できなくなるリスクがあるため 契約の文言に留意することが必要です ( 実施者側の機密情報 ) 実施者側の機密情報としては 市場予測や販売情報などビジネスに関連した情報や 製品に関する一般に公開されていない技術的な情報などが含まれます 例えば 交渉の対象となっている特許が 一般に対外公表していない物 ( 例えば 半導体の設計図やソフトウェアのソースコードなど ) や製造方法に関するものである場合には 特許発明を実施しているか否かについて両当事者が判断するために 実施者が機密の技術情報を提示することが必要となる場合があります 一方で 交渉の対象となっている特許が 特許権者によって入手が可能で侵害の有無を判断できる物 ( 例えば 汎用品の機械など ) に関するものである場合 実施者が特許発明を実施しているかどうかは製品の調査によって明らかにできることから 機密の技術情報を提示する必要はないことがあります 議論の対象が特許クレームと規格書の対応関係である場合には 実施者が製品に関する技術的な機密情報を提示する必要がないと考えられます 18

23 ( 特許権者側の機密情報 ) 特許権者側の機密情報としては クレームの用語と標準規格書の対応箇所との関連の説明や ライセンス条件がFRANDであることを説明するために用いる比較可能なライセンスの料率や額などの条件などが挙げられます ( 秘密保持契約における条項 ) 当事者間において秘密保持契約を締結する場合は それぞれの交渉の事情を考慮して 例えば 以下の条項について議論することになります (1) どの情報を機密にすべきか (2) 誰が機密情報を受け取るのか (3) 機密情報であることの表示方法 (4) 口頭により伝達された情報が含まれるのか (5) 契約の有効期間 (6) その後の訴訟における抗弁に使用できるのか ( ライセンス交渉の結果の秘密保持 ) 当事者間において ライセンス交渉の結果についても秘密保持の対象とすべきかについて検討することがあります 当事者は ライセンス合意そのものの存在自体も機密とすることがある一方 ライセンス交渉の結果を公開して 将来 比較可能なライセンスとして用いることができるようにするために ライセンスの合意の存在やその内容をあえて機密としないこともあります これらを考慮して 当事者は 例えば ライセンス合意の存在や全ての項目を機密とするか 金銭面に関する条件だけを機密とするか 過去の売上などの販売量に関する情報だけを機密とするか などについて検討することとなります 4. 交渉の対象とする特許の選択実際のSEPのライセンス交渉においては 一括で解決することが効率性の観点からは好ましいことから ポートフォリオ単位での交渉が実務慣行として行われています 他方 特許権者が大量のSEPを保有している場合 当事者は 交渉の対象を代表的な特許に限定することにより 交渉プロセスの合理化を図ることについて議論することがあります その際 当事者は 選択した特許を代表とした理由を説明することが望ましいと考えられます 例えば 実務的には 数百件の特許が関連する場合 当事者は最も価値が高いと考え 19

24 る10~15 件の代表的な特許について議論を行い 43 さらに任意のサンプルを抽出して全体の価値を効率的に把握するといった手法も行われています また 当事者は ライセンス交渉の対象として SEPに加え SEPでない特許を含めるか否かについても議論することが考えられます 44 例えば 商業的必須特許についても交渉に含める方が効率的な場合もあります ライセンス契約の地理的範囲 46 当事者は ライセンス契約の地理的範囲に関して 地域を限定したものにするか グローバルに適用されるものにするかについて検討することとなります 当事者は 実施者が世界の複数の地域で事業を実施し あるいは製品を販売しているか 特許権者がこれらの地域で特許権を保有しているかどうか といった点について考慮して 地理的範囲を設定することとなります 情報通信規格を中心に標準化技術が国際的に流通している現状を考慮すると 実施者が現在製品を製造又は販売している国や地域に加え 将来的に製品を製造又は販売する可能性がある全ての国や地域におけるSEPを交渉の対象とすることが効率的だという議論があります 47 他方 実施者が特定の国や地域においてのみ実施している あるいは具体的に実施の計画がある国や地域だけを範囲とするライセンス契約を締結すべきとの議論もあります また グローバルなライセンス契約としつつも 地域によってライセンス条件を異なるものとすることもあります Sisvel v. Haier ( ドイツ 高裁 2016 年 ) では 400 件以上のポートフォリオで 件のプラウドリスト (proud list) を提示し それを選択した理由を説明することを特許権者に求めています 44 ライセンス交渉において 特許権者が SEP に加えて SEP でない特許を対象とすることを求める場合 競争法の 抱き合わせ に抵触しないよう留意することが必要です 45 SSO によっては IPR ポリシー内で SEP の対象は技術的必須特許 ( 標準規格を実施するためには 技術的に回避ができない特許 ) のみであると定義し 明確に商業的必須特許を除外しています 46 一国の裁判所がグローバルにライセンス条件を設定することについては 様々な議論があり 裁判所の対応も分かれています Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では 実施者側の Huawei は一国の裁判所におけるグローバルな条件設定を拒んでいたものの 裁判所は グローバルにライセンス条件を設定しました 一方 TCL v. Ericsson ( 米国 連邦地裁 2017 年 ) でも グローバルにライセンス条件が設定されましたが TCL 側は裁判所でグローバルなライセンス条件を設定することに合意していた点に留意する必要があります 47 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では 実施者が現在又は将来的に製造又は販売する可能性がある全ての国や地域における SEP が対象とされました 48 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では FRAND 条件によるライ 20

25 他方 実施者が世界の複数の地域において事業を実施し あるいは販売している場合に それぞれの国や地域における特許の状況等を考慮して 特定の国や地域における特許権のみを対象とするライセンス契約の締結を求めることはあり得ますが この場合は 交渉の遅延行為とならないよう留意が必要です 6. プールライセンスパテントプールは 複数の特許権者が保有する特許を一括で効率よくライセンスする仕組みであり 特許権者と実施者が幅広く参加すれば ライセンス交渉の効率性を高めることになります また プールのライセンス条件は通常公開されることが多く 他のライセンス条件を検討する際に 比較可能なライセンス条件として考慮することができます さらに プールに登録される特許権については 通常 第三者により必須性がある程度チェックされます これは 必須性を担保するものではないものの SEPの透明性向上につながります 他方 既に個別にライセンスを行っている特許権者がパテントプールにも参加している場合 ロイヤルティの二重取りとなるおそれがあり パテントプールが必ずしもライセンス交渉の効率性を高めることにはならないとの意見もあります また クロスライセンスによる解決を目指す実施者にとっては パテントプール管理団体は発明の実施主体ではないため 必ずしも効率性を高めることにはならないという意見もあります 7.SEP の透明性向上 SEPの必須性や有効性に関する透明性が向上することは 効率的なライセンス交渉につながります SSOは SEPに関する情報のデータベースの整備を促進することが期待されます 49 そして 特許権者は SSOがSEPの情報をアップデートすることができるよう SEPに関する情報を随時 SSOに提供することが期待されます SSOがSEPに関する情報のデータベースを充実させ 広く提供することにより 特許権者はライセンス交渉のオファーやFRAND 条件を提示する際に必要な書類を入手しやすくなります 実施者も標準規格に関連するSEPの情報を容易に入手できるようになります センスはグローバルなものであるとする一方 地域的な差異を考慮して 主要市場と中国及びその他の市場に分けて異なる料率を示しました また TCL v. Ericsson ( 米国 連邦地裁 2017 年 ) も同様に 地域を米国 欧州 その他の国に分け グローバルに料率を設定しました 49 欧州コミュニケーションは SEP に関する透明性を向上させるため SSO に対して SEP のデータベースの質の改善を促すとともに SEP の標準必須性について試行プロジェクトの実施について言及しています 21

26 Ⅲ. ロイヤルティの算定方法 既に述べたとおり FRANDには (1) 交渉プロセスと (2) ライセンス条件の二つの意味がありますが この章では FRANDの二つ目の意味について述べます 合理的で非差別なロイヤルティについては確立された判断基準がないため SEPのライセンス交渉では 適切なFRAND 条件のロイヤルティについて当事者間の主張が激しく対立することが多く見られます そこで この章では 実務慣行や過去の裁判例で示された枠組みをベースに ロイヤルティの算定方法について詳述します ただし 算定方法についての考慮すべき論点をまとめたものであり 具体的なロイヤルティの料率や額を導くものではないことに留意する必要があります A. 合理的なロイヤルティ 1. 基本的な考え方ロイヤルティは 特許が製品に対して貢献している価値を反映するものであり 一般に (1) ロイヤルティベース ( 算定の基礎 ) (2) ロイヤルティレート ( 料率 ) によって得られます この考え方は SEPのロイヤルティの算定においても共通です しかしながら ロイヤルティの算定方法については 以下に示すように 標準に組み込まれた後に加えられた価値をどのように扱うか 算定の基礎をどのように特定するか ロイヤルティレートをどのように求めるかなどについて 様々な考え方が示されており 激しい議論が展開されています 50 ( 標準に組み込まれた後に加えられた価値 ) SEPのロイヤルティは 標準が市場において広く採用され広まる前 ( 一般に ex ante と呼ばれます ) の価値のみを反映すべき という見解があります この見解は 技術が標準に組み込まれる場合 通常は複数の選択肢の中からその技術が選択されますが いったん標準に組み込まれれば 当該技術は標準に準拠する上で必要であるから利用されるに過ぎない 51 との考え方に基づいています こうした観点からすると ロイヤルティは 当該標準規格が広く使われる前に設定されることが望ましく 当該標準規格が公表されてから速やかに設定されることにより 実施者は当該ロイヤルティをより適切に製品価格に反映することが可能になるとの考え方があります 50 米国の裁判所では 料率の決定にあたり ジョージアパシフィックファクター ( 以下 GPF という ) と呼ばれる 15 の要素が考慮されることが多く見られます FRAND 宣言された SEP については 修正された GPF が採用されています (Microsoft v. Motorola ( 米国 連邦地裁 2013 年 )) 51 Ericsson v. D-Link ( 米国 CAFC 2014 年 ) 22

27 一方で 特許権侵害における損害賠償額の算定の際には 特許発明が実施されるときの価値を考慮すべきであり その発明の価値の一部は 標準化の成功によってもたらされるものであるから ex ante という考え方は現実的ではないとする考え方もあります また ex ante という考え方を採用すると 標準化による利益が 実施者のみに分配され 特許権者にその利益が分配されないことになるから妥当でないとする考え方もあります ロイヤルティベース ( 算定の基礎 ) ( 問題の所在 ) 算定の基礎については 主として最小販売可能特許実施単位 (SSPPU:Smallest Salable Patent Practicing Unit. 以下 SSPPU という ) 53 か市場全体価値 (EMV:Entire Market Value. 以下 EMV という ) 54 かという議論が行われてきました 55 SSPPUとは 対象製品全体のうち SEPの技術が最小販売可能特許実施単位である部品に閉じていれば SEPが貢献している部分として当該部品の価格が算定の基礎となるという考え方です 他方 EMVとは SEPの技術が最終製品全体の機能や需要の牽引に貢献している場合は 最終製品全体の価格を算定の基礎とするという考え方です 特許権者は SEPの技術が最終製品全体の機能に貢献していることや 最終製品の需要を牽引していることを根拠として EMVの考え方を採用することを主張するケースが多く見られます 他方 最終製品メーカーは SEPの技術が最終製品全体の中の部品に閉じているとの立場から SSPPUの考え方を採用することを主張するケースが多く見られます 通信技術が製品の機能のコアな部分を占める携帯電話等に用いられていた状況においては EMVを採用することについて大きな異論はありませんでした しかし 通信技術が製品の機能の一部を占めるに過ぎないようなスマートフォンや自動走行車などが出現するようになるにつれて SSPPUとEMVのいずれを採用すべきかについて激しい議論が展開されるようになっています 52 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では SEP 保有者の技術が標準規格に取り入れられることに伴う価値の上昇分や標準規格を使用する製品の価値の一部を SEP 保有者の利益の一部とすると判断されました 53 In re Innovatio ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) では まず Wi-Fi チップの平均価格からロイ ヤルティの算出を始めるとされました 54 CSIRO v. Cisco ( 米国 CAFC 2015 年 ) では 特許発明が最終製品全体に貢献していると特許権者が証明できたときは ロイヤルティベースとして EMV によることになる とされました 55 LaserDynamics v. Quanta ( 米国 CAFC 2012 年 ) では ロイヤルティの算定の基礎は 原則 SSPPU であり EMV の採用は特許発明が製品全体の需要を牽引する場合に限られるされました 23

28 ( 算定の基礎の考え方 ) しかしながら SSPPUとEMVのいずれの考え方も SEPの技術の本質的部分が貢献している部分に基づいて算定の基礎を特定しようとする点では共通しています 56 加えて SSPPUやEMVのいずれかが唯一の算定の基礎というわけではありません 大切なことは 個別ケースごとに適切な算定の基礎が採用されることです 例えば SEPの技術の本質的部分がチップよりも大きいデバイスにおける機能を動作させるものであり チップそれ自体を超えてデバイス全体に貢献をしている場合 チップの価格を算定の基礎に用いることは SEPの技術によって与えられる真の価値を反映することにはならないと考えられます 他方 SEPの技術の本質的部分の貢献がチップ自体に閉じており 当該チップが独立して客観的な市場価値を有している場合は チップの価格を算定の基礎に用いることは適切な場合があります また SEPの技術の本質的部分がチップを超える場合であっても SSPPUはSEPの技術が製品のどの部分の機能まで貢献しているかを積み上げ的に精緻に分析する上での議論の出発点として有効であるとの意見があります 他方 EMVを議論の出発点としつつ 標準規格が最終製品に貢献している割合を乗じることにより 算定の基礎とする考え方も存在します 57 なお EMVは算定の基礎となる額が大きくなり EMVを採用することで最終的なロイヤルティが高くなる傾向があるとの見方もあります しかし 算定の基礎が小さければ 料率は高くなる一方 算定の基礎が大きければ 料率は低くなるため 理論的には 算定の基礎の選択が最終的なロイヤルティの額の大小に直結するものではないという意見もあります 3. ロイヤルティレート ( 料率 ) ( 料率の考え方 ) 適切な料率の算定方法については様々な考え方がありますが 裁判例においてよく用いられる考え方としては 1 既に市場において存在している比較可能なライセンスを参照する考え方 ( ボトムアップ型 ) と 2 算定の基礎に占める特定の標準に係るSEP 全体の貢献割合を算定し その後 個々のSEPに割り当てるという考え方 ( トップダウン型 ) があります 実務としては 比較可能な料率が既に市場において存在するのであれば まずその料率 56 Ericsson v. D-Link ( 米国 CAFC 2014 年 ) では 最終的な合理的ロイヤルティの算定は 特許技術が最終製品に付加した増加価値を基礎としなければならないとされました 57 Apple v. Samsung ( 日本 知財高裁 2015 年 ) では 無線通信機能以外にもデザインやユーザーインターフェース カメラ オーディオ機能などが対象製品に貢献していることを踏まえ 標準規格に準拠していることが対象製品に寄与したと認められる割合 ( 寄与率 ) を乗じて算定の基礎とすべきであるとされました 24

29 を比較参照するのが明快だと考えられます 58 2つのアプローチは 相矛盾するものではありません ボトムアップ型とトップダウン型の両方のアプローチで料率を算定し お互いを比較することによって より信頼性の高い料率を算定することも考えられます 59 a. 比較可能なライセンスがある場合比較可能なライセンスとして 同じ特許権者の保有する特許 同一あるいは異なる標準について他者が保有する特許によるものなどがあります 裁判例では 比較可能なライセンスであるかを決定するための考慮要素として 例えば 以下の観点が挙げられています (1) ライセンスが同一又は類似の特許に係るものであるかどうか (2) ライセンスが関連性のない技術や他の製品を含むものであるかどうか 60 (3) ライセンスが類似の支払い形態をとっているかどうか ( 例えば 一括払いか出来高払いかなど ) (4) ライセンスの性質が排他性の面で同一かどうか 61 (5) 類似の地域に適用されるものであるかどうか ( 例えば 地域を限定したものかグローバルなものであるかなど ) (a) 同じ特許権者による比較可能なライセンス当事者が現在置かれたライセンスの状況と完全に類似しているライセンスを特定することは 実際には困難な場合が多くあります 一方で 過去のライセンスが締結された状況が 現在の当事者が置かれた状況と異なるような状況下であった場合であっても 当事者がその違いを説明できるのであれば 一般的には料率の決定に当たり参照することは可能です 58 LaserDynamics v. Quanta ( 米国 CAFC 2012 年 ) では 特許化された技術についての実際のライセンスは 何が合理的な特許のロイヤルティを構築するかということに関し証拠価値が高い なぜなら そのような実際のライセンスは 市場における特許された技術の経済的な価値を最高に明確に反映しているからである とされました 59 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では ボトムアップ型のアプローチを採用しつつ トップダウン型のアプローチでロイヤルティ スタッキングが生じていないかどうかダブルチェックを行っています 他方 TCL v. Ericsson ( 米国 連邦地裁 2017 年 ) においては 裁判所は トップダウン型のアプローチを採用しつつ ボトムアップ型のアプローチでダブルチェックを行っています 60 ResQNet v. Lansa ( 米国 CAFC 2010 年 ) では クレームされた技術についての経済的必要性と明確に関連付けられたレートよりも関連性の薄いライセンスに依存すべきではない とされました 61 Lucent v. Gateway ( 米国 CAFC 2009 年 ) では GPF3( 排他的 or 非排他的 ) は考慮 要素として適用され得るとされました 25

30 が 状況の違いの程度によって有効性は変わり得ます 62, 63 他方 過去にライセンスが締結された状況と当事者が現在置かれている状況との間に大きな違いがあり その違いを合理的に説明することが困難であるような場合は 過去のライセンスを比較可能なものとして捉えることは困難であり 適切なロイヤルティレートを決定する際に参照する価値は小さくなります 64 (b) 第三者の比較可能なライセンス同一の標準に係るSEPを保有する第三者による過去のライセンス条件を参照する場合 特許権者が保有するSEPの数と当該第三者が保有するSEPの数とを比較し その割合を乗じることで 適切な料率を算出することができる場合もあります この場合 特許の価値を考慮して料率の調整を行うこともあります (c) パテントプール FRAND 条件の料率を決める上での客観的な基準として 同じ標準規格に係るパテントプールにおける料率と比較する方法があります 特許権者が保有するSEPの標準規格への貢献度がパテントプールにおける特許の標準規格への貢献度よりも高い場合であれば パテントプールにおける料率より高い料率となります 一方 特許権者が保有するSEPの標準規格への貢献度がパテントプールにおける特許の標準規格への貢献度よりも低い場合には 料率はパテントプールにおける料率よりも低くなります また パテントプールにおいては 交渉 契約 ロイヤルティ管理等の面で効率化が図られていることを考慮して相対的に低いロイヤルティに設定されている可能性があることにも留意する必要があります 65 ただし パテントプールのライセンス条件が常に比較対象となるわけではないことに留意する必要があります パテントプールのライセンス条件が比較可能なものであるかどうかを検討する際は パテントプールのカバー率やライセンスの実績などを考慮することが適当です Ericsson v. D-Link ( 米国 CAFC 2014 年 ) では 比較ライセンスがより多くの特許をカバーしているか クロスライセンス条項があるか 外国特許をカバーしているか等が多機能製品における特許の価値のパーセンテージとして考慮されるとされました 63 Virnetx v. Cisco ( 米国 CAFC 2014 年 ) では ライセンスの比較の程度が考慮要素と なるとされました 64 LaserDynamics v. Quanta ( 米国 CAFC 2012 年 ) では 訴訟中でのライセンスは比較ライセンスとして適切でないとされました 他方 訴訟中のライセンスも比較可能なライセンスとして参照し得るとする意見もあります 65 Microsoft v. Motorola ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) では ロイヤルティはプールロイヤル ティの 3 倍とされました 66 Microsoft v. Motorola ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) では デファクト RAND ロイヤルテ 26

31 b. 比較可能なライセンスが存在しない場合 ( 総論 ) 比較可能なライセンスが存在しない場合 算定の基礎の中で標準に係る全てのSEPが貢献している割合を算定して適切な料率を導くことになります こうした算定方法は 一般にトップダウン型のアプローチと呼ばれています このアプローチでは 標準に係る全てのSEPが貢献している範囲 ( 標準をカバーする全てのSEPのロイヤルティ料率の合計 ) が料率の上限となります 67 ( ロイヤルティ スタッキングの回避 ) 多数の特許権者が別個にロイヤルティを要求する場合 それぞれのロイヤルティが積み上がって標準を実施するためのコストが過度に高くなってしまうことがあり得ます この問題は ロイヤルティ スタッキング ( ロイヤルティの累積過剰 ) と呼ばれ 同じ標準に係るSEPを多数の特許権者が保有している場合に起こり得る問題です トップダウン型のアプローチでは 標準に係る全てのSEPが貢献している範囲が料率の上限となるため こうしたロイヤルティ スタッキングを回避する上で有用です こうした観点から ボトムアップ型のアプローチを採用する場合においても 併せてトップダウン型のアプローチによる算定を行い ロイヤルティ スタッキングが生じないかどうかをチェックする手法も有益です 4. 料率を決定するその他の考慮要素上記で示したとおり ロイヤルティは1 算定の基礎 2 料率で求められますが 具体的には 以下の手続によって 合理的なロイヤルティを算定します 1 対象製品のうち SEPの技術の本質的部分が貢献している部分を含むように算定の基礎を特定し 2 算定の基礎にSEPの技術が貢献している割合 ( 料率 ) を乗じる これに加え 3 その他の様々な考慮要素が加味されます ィレートとしてパテントプールを利用する際の問題点は プールにおける特許数によるロイヤルティ分配構造が 標準に対する又は裁判上の仮想交渉での実施者の製品に対する特定の SEP の重要性を考慮していないということにある とされました 67 Apple v. Samsung ( 日本 知財高裁 2014 年 ) では トップダウン型のアプローチを採用し 当事者の主張をもとに 3G の累積ロイヤルティ料率を 5% とされました また TCL v. Ericsson ( 米国 連邦地裁 2017 年 ) では 当事者の主張をもとに 累積ロイヤルティ料率を 2G/3G では 5% 4G では 6% 又は 10% とされました 27

32 以下では 実務上よく考慮される要素を示しますが これら以外の考慮要素が加味され ることも考えられます a. ロイヤルティ料率を受け入れたライセンシーの数 ロイヤルティ料率を受け入れたライセンシーの数が多いほど そのロイヤルティ料率は確立されたものであると主張しやすくなります よって ライセンシーの数はロイヤルティ料率が合理的であることの示すための考慮要素となります 68 b. ライセンスの性質または範囲 69 ライセンスの性質が独占的か非独占的か または 製品の販売地域や販売先が制限されているかは 適切なロイヤルティを考慮する際の要素となります c. 特許の必須性 有効性 侵害の該当性 SEP が必須でない場合や 特許が無効である場合 実施者が特許を侵害していない場合は 実施者はライセンスを受ける必要はないと考えられます しかしながら 当事者間の交渉においては SEPの必須性 有効性 侵害の該当性に関する議論がある場合であったとしても 訴訟のリスクやコスト 標準規格の将来の実施を考慮して ライセンス契約を締結する場合も多く見られます その場合 実施者は 相応のロイヤルティのディスカウントを求めることがあります また 存続している特許の件数は時間と共に変化していきます 契約期間中に存続期間が終了する特許権や新たに設定登録される特許権についても ライセンス交渉において考慮されます d. 個々の特許の価値個々の標準必須特許の価値は本来異なるため 適切なロイヤルティを算出する場合 単純な保有比率を乗じるのではなく より正確に個々の特許の価値を加味した重み付けを行う場合があります 70 例えば 標準において非常に重要な特許はより高い料率とすべきである一方 重要性が低い特許はより低い料率とすべきとする見解もあります もっとも 個々の特許の価値を正確に分析することは容易ではないことから 現実的には 68 GPF1 に対応 69 GPF3 に対応 70 例えば In re Innovatio ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) では 特許権者の特許は標準に対して中度から高度の重要性を有しており それゆえ他の SEP よりも高いレートを保証するとされました 28

33 個々の特許の価値を等しいものとして扱う ( プロラタ :Pro Rata) ことが多いのが現状で す 71 e. 交渉経緯当事者間での交渉経緯は 適切なロイヤルティの決定に影響を与える要素です 誠実な交渉をした実施者と 不誠実な交渉に終始した実施者とでロイヤルティが異ならないとすると 誠実な交渉をしようとするインセンティブが失われます その結果 例えば ライセンスオファーをしてから早期のうちにライセンスを取得したライセンシーや ライセンスオファーをする前に自らライセンスの取得を求めてきた実施者に対しては 相応のディスカウントを行うという考え方があります このように 同様の状況にある実施者と比較した交渉時間の長さが適切な料率を決定する際の考慮要素になり得ます 実質的には交渉を遅延させたり妨げたりする実施者はより高額なロイヤルティを支払う可能性があります ロイヤルティは 交渉でまとまった場合と比較して 訴訟が開始した後には高くなることもあります 一般の特許ライセンスでは 特許権者は 訴訟前のロイヤルティを割引で提示することがありますが これは 一度訴訟が始まれば 合理的と考えられるロイヤルティがより高額になり得るということを示唆しています 72 実施者は こうした点を十分に踏まえ ライセンス交渉に臨むことが必要です 73 B. 非差別的なロイヤルティ SEPの特許権者は 実施者に対し FRAND 条件でのロイヤルティを求めることができますが そのロイヤルティは非差別的でなければなりません 何が非差別的かについては 当事者間の主張が対立している状況にあります 1. 非差別性の考え方 FRAND によるライセンス条件は非差別的でなければなりませんが このことは 全ての潜 在的なライセンシーが同じ料率や額でライセンスを受けるべきことを意味するものではなく 同 71 例えば ロイヤルティの分配方法としては 宣言された特許の件数ではなく 標準策定段階における寄書のうち採用された技術の数に基づいて配分する手法もあります この手法は 必須ではない特許の影響を排除することが可能です 72 LaserDynamics v. Quanta ( 米国 CAFC 2012 年 ) では 訴訟自体が強制的であるため 訴訟外で到達し得たライセンス料率よりも 訴訟を通して和解合意に至った場合のライセンス料率の方が高額になり得るとされました 73 実施者が訴訟前にライセンスを受け入れた場合と 訴訟後にライセンスを受け入れた場合とで料率を異ならせたとしても 状況が異なり得るので 必ずしも差別的とはならない可能性があります 29

34 様の状況のライセンシーには異なる扱いをすべきではないことを意味しているとされています 74 ライセンシーが同様の状況であるか否かを判断する要素としては 標準技術の利用方法の同一性 企業のサプライチェーン内におけるレベル 事業活動の地理的範囲などが挙げられます 75, 使途が異なる場合のロイヤルティ IoT 時代においては 多様な業種の企業が情報通信分野の同一の標準規格の技術を利用することになります こうした中 特許権者は 同一の標準技術であっても その技術が使われる最終製品が異なれば その使われ方に応じて ライセンスの料率や額が異なるべきであると主張することが多く見られます 他方 実施者からは 同一の標準技術であれば その技術の使われ方にかかわらず 同一のライセンスの料率や額が適用されるべきであり 特許権者が異なったライセンスの料率や額を適用することは差別的であり FRAND 条件に反するとの主張も見られます この点については ロイヤルティが特許の貢献度合いに応じて決められるという原則を踏まえれば 同一の標準技術を利用している場合であっても その標準技術の利用方法が異なることによって製品に対する特許の貢献度合いが異なれば 適切なFRANDロイヤルティは異なるものになるとの意見もあります 例えば 電力消費を効率化しバッテリーを長持ちさせる技術を組み合わせた通信方式であるWi-Fiの技術は 内蔵バッテリーを用いないデスクトップコンピュータよりも バッテリー駆動のモバイルデバイスにおいて 製品に対する貢献度合いはより大きいと言えます このような場合 特許権者が後者の製品に対するロイヤルティを前者の製品に対するロイヤルティよりも大きくすることは 差別的ということにはならないとする見解もあります また 情報通信技術の分野においては 同一の標準技術を使用している製品であっても その技術の性能を最大限享受している製品 ( 自動運転車 遠隔手術など ) と その技術 74 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では 料率の違いにより 市場において競争の阻害が起きる場合を差別的とされました 他方 TCL v. Ericsson ( 米国 連邦地裁 2017 年 ) では 一般的に競争または標準の発展を阻害するかどうかとは関係なく 実施者がたとえ単独であっても 料率の違いが損害を発生させるのであれば差別的とされました 75 TCL v. Ericsson ( 米国 連邦地裁 2017 年 ) では 当事者が同様の状況にあるか否かの決定に際し 地理的範囲 企業が必要とするライセンス 合理的な販売規模といった要素が考慮されるべきである一方 全体的な金銭的な成功やリスク ブランドの知名度 デバイスの OS 小売店の存在といった要素は 考慮されるべきではないとされました 76 FRAND 料率に幅があるべきかどうかについては 裁判例によって見解が分かれています Microsoft v. Motorola ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) では Motorola 社の SEP ポートフォリオについて FRAND となる幅の上限と下限が認定されました 他方 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) では 各地域には 1 つの FRAND 料率しかないとされました 30

35 の性能の一部のみを利用しているに過ぎない製品 ( スマートメータなど ) との間で 特許権 者がロイヤルティに差を設けることは 差別的ではないとする見解もあります C. その他 ロイヤルティの支払い方法には複数の方式があります どのような方式を採用するかは 状 況によって異なります 1. 定率と定額ロイヤルティには定率と定額の方式があります 定率は 製品全体の価格や部品の価格に対する割合の形で決められます 実施者は 市況により製品価格が変動する場合 常に製品の価格を把握しておく必要があり 煩雑な手続を伴うことになります こうした煩雑さを軽減するために 製品価格の変動にかかわらずロイヤルティを一定の額とすることが実務的に行われています この場合 ロイヤルティの徴収手続が簡便となる一方 時の経過とともに製品価格が次第に下がっていくような場合 実施者にとってロイヤルティが高くなりすぎるといった状況が起き得ます 2. 一括払いとランニング方式ロイヤルティの支払い方法には 一括払いとランニング方式とがあります 77 一括払いは ロイヤルティの不払いのリスクや対象技術の利用の有無を監視する負担がなくなるというメリットがありますが 対象技術の市場における価値や利用実態が確定する前にロイヤルティを確定し支払いが行われるので 実際の価値や利用実態と比較してロイヤルティが過大 過少となるリスクがあります 一方 ランニング形式は 対象技術の利用実態を反映したロイヤルティを算定することができますが 売上げの変動や技術トレンドの変化によって支払額の増減が生じるため 研究開発投資を回収できない可能性があります 77 一括払いとランニングロイヤルティの違いについて Lucent v. Gateway ( 米国 CAFC 2009 年 ) では ランニングロイヤルティは特許権者にとって ロイヤルティがライセンシーの売上等に左右されるのでリスクがあるが 一括払いはそれを監視する必要がないとされました 他方 一括払いは 算定が楽になるというメリットがあるが 技術に対する特許の価値を適切に反映しない可能性があるとされました 31

36 参考資料 < 日本裁判例 > Apple v. Samsung ( 日本 知財高裁 2014 年 ) 知的財産高等裁判所大合議判決平成 25 年 ( ネ ) 第 号 Imation v. One-Blue ( 日本 地裁 2015 年 ) 平成 25 年 ( ワ ) 第 号 < 米国裁判例等 > Apple v. Motorola ( 米国 CAFC 2014 年 ) Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014), overruled on other grounds by Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) CSIRO v. Cisco ( 米国 CAFC 2015 年 ) Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys., Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015) ebay v. MercExchange ( 米国 連邦最高裁 2006 年 ) ebay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006) Ericsson v. D-Link ( 米国 CAFC 2014 年 ) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014) Fujitsu v. Netgear ( 米国 CAFC 2010 年 ) Fujitsu v. Netgear, 620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010) Google v. Motorola ( 米国 連邦取引委員会 2013 年 ) Federal Trade Commission, Motorola Mobility LLC, No. C-4410 (F.T.C. July 23, 2013) In re Innovatio ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11-c-9308, 2013 WL (Oct. 3, 2013) LaserDynamics v. Quanta ( 米国 CAFC 2012 年 ) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012) 32

37 Lucent v. Gateway ( 米国 CAFC 2009 年 ) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009) Microsoft v. Motorola ( 米国 連邦地裁 2012 年 ) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Was. 2012) Microsoft v. Motorola ( 米国 第 9 巡回区控訴裁 2012 年 ) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) Microsoft v. Motorola ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No.c JLR, 2013 WL (W.D. Was. Apr. 25, 2013) Quanta v. LG ( 米国 連邦最高裁 2008 年 ) Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617 (2008) Realtek v. LSI ( 米国 連邦地裁 2013 年 ) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013) ResQNet v. Lansa ( 米国 CAFC 2010 年 ) ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010) TCL v. Ericsson ( 米国 連邦地裁 2017 年 ) TCL Comm. Tech Holdings, Ltd v. Ericsson, No.8-14-cv (C.D. Cal. Dec. 21, 2017) Therasense v. Becton ( 米国 CAFC 2011 年 ) Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc) Virnetx v. Cisco ( 米国 CAFC 2014 年 ) Virnetx, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014) < 欧州裁判例等 > Huawei v. ZTE ( 欧州 CJEU 2015 年 ) Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [2015] CJEU 33

38 Motorola v. Apple ( 欧州 欧州委員会 2014 年 ) European Commission, DG Competition, Decision of 29 April 2014, C(2014) 2892 final, Motorola Mobility Inc. NTT DoCoMo v. HTC ( ドイツ 地裁 2016 年 ) LG Mannheim, Case 7 O 66/15, Order of 29 January 2016 Philips v. Archos ( ドイツ 地裁 2016 年 ) LG Mannheim, Case 7 O 19/16, Order of 17 November 2016 Samsung v. Apple ( 欧州 欧州委員会 2014 年 ) European Commission, DG Competition, Commitment Decision of 29 April 2014, C(2014) 2891 final, Samsung Electronics Co., Ltd., et. Al. Sisvel v. Haier ( ドイツ 高裁 2016 年 ) OLG Düsseldorf, Case I-15 U 66/15, Order of 17 November 2016 St. Lawrence v. Deutsche Telekom and HTC ( ドイツ 地裁 2015 年 ) LG Mannheim, Case 2 O 106/14, Order of 27 November 2015 St. Lawrence v. Vodafone and HTC ( ドイツ 地裁 2016 年 ) LG Düsseldorf, Case 4a O 73/14, Order of 31 March 2016 Unwired Planet v. Huawei ( 英国 高等法院 2017 年 ) Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017) <その他 > 日本公正取引委員会 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 (2016 年 1 月 ) 欧州コミュニケーション Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents 米国司法省及び米国特許商標庁の SEP の救済に関する政策声明 (2013 年 ) U.S. Dep't of Justice and U.S. Patent and Trademark Office, Policy Statement 34

39 on Remedies for Standard-Essential Patents Subject to Voluntary FRAND Commitments (Jan. 8, 2013) 米国法曹協会 Benefits of Arbitration for Commercial Disputes ttees/arbitration/arbitrationguide.authcheckdam.pdf IEEE-SA Standards Board Bylaws (2015 年 ) ニューヨーク条約 35