第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権法研究部会平成 26 年 3 月部会レジュメ 平成 26 年 3 月 6 日乾裕介 1. 題材知財高裁平成 25 年 ( 行ケ ) 第 10158 号審決取消請求事件 ( 商標出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴え ) 平成 25 年 12 月 17 日判決言渡し原告エイトマイハートインコーポレイテッド被告特許庁長官 2. 商標出願 商標 : LADY GAGA( 標準文字 ) 出願番号 : 商願 2011-21592 出願人 : エイトマイハートインコーポレイテッド指定商品 : 第 9 類 レコード, インターネットを利用して受信し 及び保存することができる音楽ファイル, 映写フィルム, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ 出願人 (Ate My Heart, Inc.) は レディー ガガ自身が代表を務める会社 ( 訴訟における原告の主張 ) 3. 手続きの経緯 平成 22 年 4 月 12 日 原出願 ( 商願 2010-28913) 出願 平成 23 年 3 月 28 日 原出願の分割出願として本願を出願 平成 23 年 10 月 4 日 拒絶査定 平成 23 年 12 月 27 日 拒絶査定不服審判を請求 ( 不服 2011-27961) 平成 25 年 1 月 28 日 審決 ( 請求不成立 ) 平成 25 年 6 月 6 日 提訴 平成 25 年 12 月 17 日 判決 ( 請求棄却 ) 原出願については 商標登録第 5405058 号として平成 23 年 4 月 8 日に登録済み ( 第 3 9 14 16 18 25 35 41 類 ) 4. 審決
- 2 - LADY GAGA ( レディ ( ー ) ガガ ) は アメリカ合衆国出身の歌手として 我が国を含め世界的に広く知られているといい得るものであるから LADY GAGA の欧文字からなる本願商標は これに接する者をして 上記歌手名を表示したものと容易に認識するものである ところで 本願の指定商品中の レコード の媒体表面及びジャケットや インターネットを利用して受信し 及び保存することができる音楽ファイル を購入するためのウェブサイトの画面には これら商品の発売元 販売元の名称 ロゴ 曲名 歌手名等が表示されているところ これら商品の取引者 需要者は その表示中の発売元 販売元の名称 ロゴから その商品の出所を認識し 曲名から 当該曲が収録されていることを認識し 歌手名から その者が歌唱していることを認識するものである また 本願の指定商品中の 録画済みビデオディスク及びビデオテープ ( 特に音楽関係のもの ) についても 上記 レコード と同様に その媒体表面及びジャケットに 商品の発売元 販売元の名称 ロゴ 出演する歌手名等が表示されているところ これら商品の取引者 需要者は その表示中の発売元 販売元の名称 ロゴから その商品の出所を認識し 歌手名から その者が出演し 歌唱している映像が収録されていることを認識するものである 以上によれば アメリカ合衆国出身の人気歌手名として広く認識されている LADY GAGA の文字からなる本願商標を その指定商品中 レコード, インターネットを利用して受信し 及び保存することができる音楽ファイル, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ に使用した場合 これに接する取引者 需要者は 当該商品に係る収録曲を歌唱する者 映像に出演し 歌唱している者を表示したもの すなわち その商品の品質 ( 内容 ) を表示したものと認識するというのが相当である してみると 本願商標は 商品の品質を表示したものと認識されるにすぎないことから 自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず また 本願商標をその指定商品中 上記 LADY GAGA ( レディ ( ー ) ガガ ) と何ら関係のない商品に使用した場合 商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない したがって 本願商標は 商標法第 3 条第 1 項第 3 号及び同法第 4 条第 1 項第 16 号に該当する 5. 本件訴訟において原告が主張した審決の取消理由 (1) 取消理由 1( 本願商標の自他商品の識別力を認定するに当たり 具体的な使用態様を限定して判断を行ったことの誤り ) 自他商品の識別力を有するか否かといった登録要件の審査は 願書に記され
- 3 - た商標の構成それ自体に基づいて判断されるべきであり その商標の使用態様をある特定の態様に限定した上で商標が自他商品の識別力を有するか否かの判断をしなければならないとする合理的根拠は存在しない 本願商標のような 歌手名 音楽バンド名 ( 著作者名 ) の文字からなる商標の登録自体を一律に排除しなければならないという特段の要請はなく 登録を認めたとしても商標法 26 条 1 項による手当てが可能であり 特段の不都合は生じない 取引界においては 歌手名 音楽グループ名と管理 運営会社の名称を共通にしている実例が存在し それらの場合 特許庁の過去の審決例においては 歌手名 音楽グループ名 の商標登録が認められている また 原告は その会社名を将来 LADY GAGA,Inc. に変更することもできる 過去の審決例や本件審決の考え方からすれば 歌手名 音楽グループ名 からなる商標について 査定 審決時に同名の法人が存在するか否かで結論が異なるものであるが これは不合理である 現実の取引界においては 歌手 音楽グループ名 と同名の音楽レーベルを立ち上げる者も存在する レディー ガガが将来自らレコードレーベルを立ち上げ そのレーベルに属する様々なアーチストの歌唱 演奏に係る楽曲を収録した媒体に レーベル名として LADY GAGA の文字を使用する可能性も十分想定される (2) 取消理由 2( 本願商標の自他商品識別力の有無に関する判断の誤り ) ある歌手の才能や技量に基づく歌唱力 演奏力等は極めて抽象的であいまいな概念であり これらを一定の明確な基準による品質として理解 把握することは困難であるから 本願商標が 歌手名 と同じであるからといって レコード等の商品との関係で特定の性質等の品質を直ちに理解させるものではない 本願商標は レディー ガガが歌手として歌唱した音楽 レディー ガガが好きな音楽を集めたアルバムなど レディー ガガに何らかの関連がある商品であると理解することができたとしても それが直ちに需要者等をして具体的な商品の品質を理解 把握することはない 本願商標がレコード等のレーベル名として使用されるような場合には L ADY GAGA 以外の歌手が歌唱した音楽等が収録されることもあり得る 商標法が周知 著名商標に特に厚い保護を与えていることに鑑みれば 本願
- 4 - 商標にも商標登録が認められ 商標法による保護が与えられるべきである 仮に 原告による本願商標の登録を認めず 第三者による使用 ( 商標的使用 ) を自由に認めるとすれば レディー ガガが日本において精力的活動を行ってきた結果得ることとなった名声 信用を害するばかりでなく 需要者 取引者をして出所についての混同を生じさせ それらの者の利益をも害する結果となる 歌手名からなる商標の レコード 等の商品についての過去の登録例 MICK JAGGER BRITNEY SPEARS ALICIA KEYS BEYONCE BILLY JOEL JIMI HENDRIX ユーミン \YUMING 倉木麻衣 UTADA HIKARU\ 宇多田ヒカル (3) 取消理由 2( 本願商標のような歌手名等が現実に自他商品の識別標識として機能している事実を看過したことの認定の誤り ) 発売元 販売元であるレコード会社 音楽レーベルの名称 ロゴを目印として商品が選択されるよりは 歌手名 音楽グループ名それ自体を目印として商品の選択がなされることの方が一般的である 現実の取引界においては 歌手名や演奏者名は 出所表示 としても機能し 需要者等が商品を選択し 購入している実情もある 6. 判決結論 : 請求棄却 理由 : (1) 本願商標の識別機能 LADY GAGA ( レディ ( ー ) ガガ ) は, アメリカ合衆国出身の女性歌手として, 我が国を含め世界的に広く知られており, LADY GAGA の欧文字からなる本願商標に接する者は, 上記歌手名を表示したものと容易に認識することが認められる そうすると, 本願商標を, その指定商品中, 本件商品である レコード, インターネットを利用して受信し, 及び保存することができる音楽ファイ
- 5 - ル, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ に使用した場合, これに接する取引者 需要者は, 当該商品に係る収録曲を歌唱する者, 又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの, すなわち, その商品の品質 ( 内容 ) を表示したものと認識するから, 本願商標は, 自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない したがって, 本願商標は, 商標法 3 条 1 項 3 号に該当する また, 本願商標を, 本件商品である レコード, インターネットを利用して受信し, 及び保存することができる音楽ファイル, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ のうち LADY GAGA ( レディ ( ー ) ガガ ) が歌唱しない品質 ( 内容 ) の商品に使用した場合, LADY GA GA ( レディ ( ー ) ガガ ) が歌唱しているとの誤解を与える可能性があり, 商品の品質について誤認を生ずるおそれがある したがって, 本願商標は, 商標法 4 条 1 項 16 号に該当する したがって, 審決が, 本願商標は商標法 3 条 1 項 3 号及び 4 条 1 項 16 号に該当すると判断したことに誤りはない (2) 取消理由 1 について ( 審決が本願商標の自他商品の識別力を認定するに当たり レコード 等の媒体表面における表示などに基づき 具体的な使用態様を限定して判断を行ったことは誤りである との原告の主張に対し ) 審決は, 本願商標を, 本件商品である レコード, インターネットを利用して受信し, 及び保存することができる音楽ファイル, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ に使用した場合に, 取引者 需要者が, 当該商品に係る収録曲を歌唱する者, 映像に出演し, 歌唱している者を表示したものと認識することを理由として, 本願商標の商標法 3 条 1 項 3 号及び 4 条 1 項 16 号該当性を判断したものであるところ, 上記の認識は, 本件商品の媒体表面やジャケットにおける一般的表示に基づいて認定されたものであり, 特定の表示方法を前提としたわけではないから, 具体的な使用態様を限定して判断を行ったものとは認められない ( 歌手名 音楽バンド名 ( 著作者名 ) の文字からなる商標の登録自体を一律に排除しなければならないという特段の要請はなく 登録を認めたとしても商標法 26 条 1 項による手当が可能であり 特段の不都合は生じない との原告の主張に対し ) 商標法 26 条 1 項は, 登録査定された商標権の効力について定めた規定であり, 同規定により商標権の効力が制限される場合があるからといって, 登録査定の要件を定めた商標法 3 条 1 項 3 号又は 4 条 1 項 16 号の該当性の判断が緩和されるものでないことは明らかである
- 6 - ( 歌手名や音楽グループ名と管理 運営会社の名称を共通にしたり 同名の音楽レーベルを立ち上げる者も存在するという取引の実情があることに加え 原告はその会社名を将来 LADY GAGA,Inc に変更することができる との原告の主張に対し ) 原告の主張は, 歌手や音楽グループが設立した, 歌手名や音楽グループ名と同名の法人が, 自己の名称を商標登録出願する場合には, 当該歌手名や音楽グループ名が広く知られているとしても, 商標法 3 条 1 項 3 号又は 4 条 1 項 16 号の該当性の判断が回避ないし緩和されることを前提とするものであって, その理由のないことは明らかである (3) 取消理由 2 について ( 歌手の才能や技量に基づく歌唱力 演奏力というような抽象的であいまいな概念を ある一定の明確な基準による具体的な品質として理解 把握することは困難であるから 本願商標が 歌手名 と同じであるからといって レコード等の商品との関係で特定の性質等の品質を直ちに理解させるものではない との原告の主張に対し ) 本願商標の指定商品中, 本件商品である レコード, インターネットを利用して受信し, 及び保存することができる音楽ファイル, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ においては, 当該商品に係る収録曲を歌唱する者, 又は映像に出演し歌唱している者が誰であるかは, 当該商品の主要な品質 ( 内容 ) に該当するから, 原告の主張には理由がない ( 周知 著名商標には特に厚い保護を与えている商標法の趣旨に鑑みれば 本願商標も商標登録が認められるべきであり 仮に 原告による本願商標の登録を認めず 第三者による商標的使用を自由に認めるとすれば レディー ガガの名声 信用を害し 本願商標に接する需要者 取引者をして出所についての混同を生じさせる結果となる との原告の主張に対し ) 自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない以上, 本件商品において本願商標が表示されて使用された場合, 品質 ( 内容 ) の誤認を生じることがあり得るとしても, 出所混同を生じさせることはないから, 原告の主張には理由がない ( 原告が挙げる過去の登録例に対し ) 本件商品においては, 当該商品に係る収録曲を歌唱する者, 又は映像に出演し歌唱している者が誰であるかは, 当該商品の主要な品質 ( 内容 ) に該当することは, 上記 3(1) に判示したとおりであり, 本件商品のうち L
- 7 - ADY GAGA ( レディ ( ー ) ガガ ) が歌唱しないものに本願商標を使用した場合, 商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることは, 上記 1(2) に判示したとおりである このことは, 原告の指摘する登録例の存在によって左右されるものではない (4) 取消理由 3 について ( 審決が 本願商標のような歌手名等が現実に自他商品の識別標識として機能している事実を看過したことは認定の誤りである との原告の主張に対し ) 本件商品の取引においては, 販売元 発売元であるレコード会社 音楽レーベルの名称 ロゴを目印として商品が選択されるより, 歌手名 音楽グループ名それ自体を目印として商品が選択されることが一般的であると認められ, このことは当事者間にも争いがない これは, 前記 1(2) のとおり, 本件商品の性質上, その取引者 需要者が, 当該商品に係る収録曲を歌唱 演奏する者又は映像に出演し歌唱 演奏する者に最も注目し, これを当該商品の品質 ( 内容 ) と認識するためであると認められる 取引される商品によっては, 人の名称やグループ名が当該商品に表示された場合に出所表示機能を有することは否定できないが, 本件商品については, 商品に表示された人の名称やグループ名を, 取引者 需要者が商品の品質 ( 内容 ) とまず認識するものといわなければならない そして, 表示された人の名称やグループ名が, 著名な歌手名 音楽グループ名である場合には, 取引者 需要者は, これを商品の品質 ( 内容 ) とのみ認識し, それとは別に, 当該商品の出所を表示したものと理解することは通常困難であると認められる したがって, 審決に原告主張の誤りはなく, 取消事由 3 は理由がない 7. コメント (1) 日本弁理士会による調査 特許庁に対する要望 日本弁理士会の第 2 商標委員会第 1 小委員会 ( 平成 23 年度 ) は 近年 国内 外国のミュージシャンらが本人 事務所名義で第 9 類 録音又は録画済みの記録媒体 等を指定して商標出願を行った場合に 商品の品質 ( 内容 ) を表示するものに過ぎない等と審査段階で判断されるケースがあるとして 歌手名 音楽グループ名 について識別力が争われた審決を整理 検討するとともに 海外における同様の商標の識別力の取扱いについて調査を行った 同小委員会は 上記調査の結論として (1) 日本においては 審決の段階では登録審決 拒絶審決が混在している (2) 海外においては 音楽 CD との関係では 歌手名 音楽グループ名 について識別力があるとするのが
- 8 - 国際的趨勢である としている また 同小委員会は 考察として 歌手名 音楽グループ名 についても混同防止等の観点から商標登録を認めることが良いと考えられ また 世界的ミュージシャンらは日本を含め世界各国で商標出願を行っており ハーモナイゼーションの観点からは日本でも商標登録を認める方が良いと考えられる としている さらに 同小委員会は 商標登録を認めた場合の問題点 ( 例えば ミュージシャンの所属会社において商標登録がなされた後 ミュージシャンが事務所を辞めた場合に ミュージシャンが継続してその名称を使用できるか否か ) については 商標法第 26 条の解釈 援用等によって大きな不都合を回避し その調整が図れるから 歌手名 音楽グループ名 については商標登録を認めた上で 問題が生じる場合には調整を図っていくというアプローチが良い としている また 日本弁理士会の商標委員会は 平成 24 年 10 月 4 日 特許庁に対して要望書を提出し 歌手名 音楽グループ名 よりなる商標が第 9 類 録音又は録画済みの記録媒体 等を商標出願された場合に 商標法第 3 条第 1 項第 3 号に該当するとして拒絶している 現在の特許庁の運用を改めることを要望している (2) 私見 音楽 CD やミュージック DVD 等の商品それ自体やパッケージの表面にアーティスト名が表示されていた場合 需要者は 当該アーティスト名は当該商品に収録されている楽曲の歌唱者 演奏者を表示する ( 言い換えれば 当該商品には 当該アーティスト名によって示される者が歌唱 演奏した楽曲が収録されている ) と理解するのが通常であると思われる この場合 当該アーティスト名は当該商品の出所を表示するものというよりは むしろ 当該商品の内容 ( 当該商品に収録されている楽曲を示すもの ) を示すものとして使用されており いわゆる 商標的使用 ではないと考えられる このような使用について ある特定の者 ( 当該アーティストを含む ) に独占権を付与することは 少なくとも商標法が想定していることではなく ( 著作権等は別として ) 従って 独占権を認める必要は無いと思われる 問題は このような場合に 商標登録は認めた上で どの独占権が上記のような使用には及ばないとするのか それとも 商標登録をそもそも認めるべきではないとするのか という点である この点 判決は 周知 著名なアーティスト名が音楽 CD やミュージック D VD 等の商品について使用された場合 それは 当該商品に収録されている
- 9 - 楽曲の歌唱者 演奏者を表示するもの以外のものとして理解されることは困難であるとしている ( 取消理由 3 についての判断 ) この認定が正しいのであれば 結局 周知 著名なアーティスト名が 音楽 CD やミュージック DVD 等の商品について商標的に使用される可能性はほぼ皆無であることになるから 商標登録は認めるべきではない ということになる しかしながら 本当にそう言い切っていいかどうかは やや疑問の残るところである この点 原告は審判段階において レコードの裏面の片隅に小さく 発行元 等の文字とともに 発行元 LADY GAGA のように表示される場合には 周知 著名なアーティスト名であっても自他商品の識別力を有すると主張している これに対し 審決は そのような使用態様を取引の実情として考慮すべきか否かにつき 何ら立証がないとして これを一蹴している しかしながら 登録を受けた商標の使用方法としては 原告が主張するような使用態様も当然考えられるのであり その立証がないとして一蹴するのは やや乱暴であるように思われる あるいは 審決は 周知 著名なアーティスト名を 原告が主張するような使用態様で使用することは およそ現実には考えられない ということを述べているのかも知れないが 本当にそう言い切っていいかどうかは やはり やや疑問である 私見としては 周知 著名なアーティスト名について 商標登録を一切認めないよりも 商標登録それ自体は認めた上で 商標法第 26 条の規定や いわゆる 商標的使用 の考え方を適用して独占権の範囲を狭く解釈する方が 落ち着きとしては良いのではないか という印象である とりわけ 商標的使用 については 日本は主な外国 ( 米国 ) と比較して商標的使用の要件を相当に厳格に解する傾向にあり 結果 商標権侵害となり得る商標の使用態様もまた 相当に限定されているという印象である そうであるとすれば 周知 著名なアーティスト名について商標登録を認めたところで その独占権は相当に限定的なものに留まるのであり 弊害は少ないように思われる また 不使用取消審判の場面においても 商標権者には 商標的使用 の立証が求められる以上 商標登録の維持は容易ではなく ( 商標権者がアーティスト名を音楽 CD 等の歌唱者 演奏者の名称としてのみ使用した場合には 商標的使用 が無い以上 商標登録は維持されない ) そのような意味でも 弊害は少ないと思われる 以 上