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1 i NSIDER The Intellectual Property 2013年春号 A Publication of Volpe and Koenig, P.C. Inside this Issue Calling All Inventors AIA施行 前後の米国特許法を分析... 1 AIA 主要改正点の概要 Calling All Inventors AIA施行前後の米国特許法を分析 著者 John C. Donch, Jr. Amber Stiles 日付順... 4 AMP v. Myriad: 遺伝子特許を 巡る論争続く... 5 Firm News... 7 America Invents Acts (AIA)は米国特許法改正に関する法律であり ここ1年 半の間に段階的に施工されました その中でも最大の改正事項が2013年3月 16日に施行された米国における 先発明主義 から 先願主義 への移行で す この改正は 先発明主義 AIA施行前 と 先願主義 AIA施行 後 両方にかかる法律が 向こう20年に渡って同時に存在することを意味し ています どちらの法律が出願手続きの基準になるかはその特許出願の出願 日によって異なります AIAは 真の発明者の決定にあたりこれまでとは異なるアプローチを採用し ました AIA施行前の出願については 先発明主義 の下 発明を着想 conception した日を基準として誰が最初の発明者であるかの決定を下し ます AIA施行前は インターフェアレンス手続きが利用可能であり もし2 つの係属中の出願が同じ発明をクレームしている場合には 前記発明を着想 した 最初の発明者 は誰であったかの決定を行います 次にAIA施行後の出願 については 先願主義 的な条項では 最初に出願した者が本当に真の発 明者であったのかという点に焦点がおかれています AIA施行後の条項では 真の発明者決定手続 derivative proceedings が設けられ最初に出願した者 が真の発明者であるのか あるいは他者に由来する発明をさも自分の発明で あるかのごとくクレームしているかどうかについての検証を行います AIA施行前と施行後の関係条項の違いをさらに解説するため エリシャ グレ イ(Elisha Gray)とアレクサンダー グラハム ベル(Alexander Graham Bell) の有名なケースにおいて 電話を発明したのは誰であったかを巡る論争を検 証してみましょう P.2に続く

2 次の1 6を図示するグラハム ベル教授の電話機 1. トランスミッタ 2. レシーバ 3. オフィス用の改良型長距離電話機 4. 携帯用電話機 5. 上記携帯用電話機の断面図 6.使用中の電話機 前頁より エリシャ グレイとアレクサンダー グラハム ベルは 19世紀後半の著名な発明家であり 両者ともに 当時は 同調式電信機 harmonic telegraphs と呼ばれていた電磁 式電話機(electromagnetic telephone devices)の開発に関わ っていました グレイは1874年に同調式電信機に着手し始め 1876年2月 11日までには 自分の発明ノートに電話機の略図を描いて いました グレイは この略図に基づき1876年2月14日に アメリカ合衆国特許商標庁(USPTO)に patent caveat 発明特許保護願い を提出しました patent caveat とは現在の仮出願と同様のもので caveatは 発 明者がその発明に関して特許出願を行う予定であることを USPTOに通知する役割を持った機密文書でした 一方ベルは 同調式電信機の開発でグレイの競争相手であ り 1876年2月14日に電信機の特許出願を行いました し かしながら それはグレイによるpatent caveatの提出より も後であったと後に伝えられています ベルの出願には 電信の際に音声を伝達する様々な抵抗の使用が開示され ており 1876年3月7日に電話機に関する米国特許番号第 174,465号として発行されました 1876年3月10日 ベル と実験助手のト マス ワトソンは 彼らの実験ノートに 有名な通話の記録を残しており それが ワトソン君 ち ょっと来てくれたまえ Watson, come here, I want to see you というベルの言葉でした 先発明主義 のAIA施行前の条項では ベルが電話機 に関する特許を取得したことを知るとすぐに グレイは 一連のインターフェアレンス手続きを開始し 自分自身 が電話の発明を着想した最初の発明者であることを申し 立てました 彼の証拠は 2月11日に自身で記した発明 者ノートにある電信用図面で 前記patent caveatのベー スとして使用されたものです グレイとベルは ともに 1874年から1876年にかけて同調式電信機の開発に取り組 んでいましたが グレイのcaveatとベルの出願書類の両 方で実施されたアイデアに関しての最初の証拠といえる ものがグレイのノートの記録でした ベルは 自分自身 のノートの記録がグレイのものよりも後に記されたもの であったため 発明がグレイのノートの記録より先立つ と立証することができませんでした そのため AIA施行 前の条項における 先発明主義 に則って軍配がグレイ に上がってもよかったといえます しかしながら 特許 を得たのはベルであり インターフェアレンス手続きに 勝利したのもベルでした その理由として グレイが彼 自身の発明にかかる実働デモ working demonstration を提供することができなかったためとあり その一方 で ベルは 1876年3月10日に発明の実施に成功したこ とを立証できたとされています 1876年当時は 米国特 許庁に発明の模型を提出することが出願手続における要 件の一部だったのです AIA施行後の 先願主義 の下では USPTOへの出願競 P.3に続く 年春号 Insider Volpe and Koenig, P.C.

3 P.2より 争となり とにかく最初に出願をした発明者が優先権を得 ることになります 同日付で2人の発明者が類似する発明 にかかる特許を出願するシナリオは 確かに頻繁に生じる ものではありませんが グレイとベルにとっては まさに それが現実となってしまったのです しかし このよう なシナリオは 現代技術 オンライン出願 時間の打刻 time-stamping そして先願主義の文字通りの解釈とい った観点から 非常に興味深い技術的な しかもその回答 が未だ提示されていないような 問題を提起します たと えば 先願主義 の下では 時刻が刻印された出願は意 味を持つのでしょうか 提出の際に直ちに時間が記録され るオンライン出願は Express Mail経由の出願 同様に時 間が記録されるが 郵便局へ差し出すまでの時間は記録さ れない と比較して有利なのでしょうか 先願主義 を文字通りに解釈した場合 ベルが出願を行 った日よりも早くcaveatを米国特許庁へ提出したという理 由で グレイが最先の発明者として勝利するという結論だ ったはずです しかし 申し立てられた事実をさらに検証 してみましょう グレイが米国特許庁にcaveatを提出した 際に 米国特許庁は後にレビューするための インボック ス にその出願を入れました その日は終日 多くの出願 がなされ それら出願書類はグレイのcaveatの上に重ねら れ 最終的にベルの出願がなされた時にはベルの出願書類 が インボックス に積み重ねられた書類のほぼ最上部に 置かれたのです 米国特許庁が出願書類の山を処理する際 には それぞれの書類を出願済みとして印がつけられまし た 結果として ベルの書類は書類の束の上部にあったた め 最初に出願の受付がなされました そのためこのシナ リオにおいてはベルに特許が与えられることになります AIA施行後の 先願主義 において また ベルが何らか の手段でグレイからその発明を得たと仮定した場合 グレ イはベルに対して真の発明者決定手続を請求し ベルの特 許取得に対する申し立てを行うことができます この真の 発明者決定手続きの開始を開始するためには グレイは ベルがベルの発明にかかる請求項が特許公開か特許出願公 開を経て開示されてから1年以内にpetitionを提出しなけれ ばなりません 当然この請求項はグレイの請求項と同一か 実質的にほぼ同一のものであります グレイが勝つため に必要なのは ベルによって先になされた出願が ベルの 出願よりも後に提出されたグレイのcaveatに開示された発 明にグレイの許可なく由来するものであると立証するのに 十分な証拠を提供することです 発明者権を巡って論争が生じている場合は AIA施行前か 施工後のいずれの条項が適用されるかが その後の出願の 手続きの進め方に多大な影響を及ぼします 米国における 先発明主義 から 先願主義 への移行には これから 多少の 慣れ が必要となるでしょう しかし 全体として 見た場合 この移行はアメリカの特許制度と諸外国の特許 制度に統合をもたらすものであります 一見 先願主義 は発明者には親切な制度には見受けられないかもしれませ んが 知的財産権を受ける正当な権利がある真の発明者を 手助けする真の発明者決定手続きのような予防措置がAIA には組み込まれています Volpe and Koenig, P.C vklaw.com 3

4 AIA Inter Partes Reexamination a substantial new question (reasonably likelihood) patent pat. USPTO / USPTO InterPartes Review inter partes reexamination Post Grant Review 9 Post Grant Review (first-to-invent system) (first-inventor-to file system) Insider Volpe and Koenig, P.C.

5 AMP v. Myriad: Douglas J. Bucklin, Ph.D. Jessica N. Morton Association for Molecular Pathology: AMP Myriad: 4 15 BRCA1 BRCA2 DNA 101 BRCA1 BRCA2 mental processes (scientifi c principles) 3 1. DNABRCA1 DNA SEQ ID NO:2 DNA DNA 2. BRCA BRCA1 1 2 BRCA1 3. BRCA1 P.6 Volpe and Koenig, P.C vklaw.com 5

6 P.5 Federal Circuit Federal Circuit Federal Circuit Mayo Collaborative Services Prometheus Laboratories, Inc. Federal Circuit Federal Circuit 3 2 Federal Circuit DNA DNA DNA ) DNA 101 DNA DNA DNA mental steps 101 Mayo Mayo (1) (2) (3) Mayo Federal Circuit Federal Circuit 1) BRCA1 2) 3) Mayo Mayo DNA Insider Volpe and Koenig, P.C.

7 FIRM NEWS Jay Halt AUTM Asia 2013 Volpe and Koenig CEO Jay Halt Association of University Technology Managers AUTM AUTM Asia IP EU PPH AUTM Asia Fred Koenig 28 Fred Koenig III the American Bar Association(ABA) (Intellectual Property Law:IPL) ABA IPL Fred ABA IPL (SIPO)/ABA IPL SIPO Yin Shao Yin Yin NEC Yin (UESTC) Volpe and Koenig, P.C vklaw.com 7

8 Volpe and Koenig Volpe and Koenig 7 IPromise Volpe and Koenig 7 IPromise IPromise , The Intellectual Property Insider Volpe and Koenig, P.C. (info@vklaw.com) (vklaw. com) unsubscribe info@vklaw.com 2013 Volpe and Koenig, P.C. News Credits Editor... Contributing Authors... Contributor... Translation Editor... Daniel N. Calder Douglas J. Bucklin, Ph.D. John C. Donch Jessica N. Morton Amber Stiles Max Morgan Keiko Middleton Insider Volpe and Koenig, P.C.

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