米国法の特許消耗における Quanta- 依存の相違についてデイヴィッドワング Winston & Strawn LLP 2015 Winston & Strawn

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そよのあき
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1 米国法の特許消耗における Quanta- 依存の相違についてデイヴィッドワング Winston & Strawn LLP 2015 Winston & Strawn

2 概略 1. 特許消耗 2. 米国外の販売により特許消耗なし Jazz Photo Ninestar および Benun 3. 米国外の販売により特許消耗あり - Tessera および Hitachi 4. Monsanto Keurig LifeScan および Helferich による特許消耗への影響はどういった内容か? 2015 Winston & Strawn 4

3 2015 Winston & Strawn 特許消耗

4 特許消耗とは何か? 長年にわたって特許消耗のドクトリン ( 原則 ) ではある特許品目が最初に承認販売されるとその品目に対するすべての特許権が終了するものと規定されている Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct. 2109, 2113 (2008) Winston & Strawn 8

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5 特許消耗とは何か? \ \ \ 2015 Winston & Strawn 10

6 Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct (2008). LG インテル Quanta 特許のライセンス供与部品の販売 2015 Winston & Strawn 12

7 Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct (2008). LG 特許のライセンス供与インテルライセンス付与された製品に対する第三者によるソースからの商品コンポーネントまたは獲得した同等のものとの組み合わせに対しいかなる第三者にもライセンスを供与しない 2015 Winston & Strawn 14

8 Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct (2008). 販売権はたった 1 つの条件のない販売によって消耗される Quanta, 553 U.S. at 626 (Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 516 (1917) より引用 ). その販売が承認済みで無制限であるかどうかはライセンス供与されたその商品に大きく依存する可能性がある条件付き販売 : しかしながらこの消耗ドクトリンは特許所有者によって付与された交渉価格が条件付きの販売またはライセンスの使用権の価値のみを反映していると推測するほうがより合理的である場合このような販売やとライセンスには適用されない Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010) (en banc) 2015 Winston & Strawn

9 Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct (2008). 特許消耗であると判定するための 3 つの理由 : 1. インテルの製品はその特許を実行する場合にのみ利用可能となるものであった 2. たとえインテル製品自体により係争特許が侵害されていないとしてもかかる製品により特許権のある発明の基本的特徴が具体化されていた 3. インテルの販売は LGE によって承認されており故に消耗している取引であったライセンス契約で第三者へのいかなるライセンスも明確に放棄されているが消耗は LGE 特許を実施している製品の販売に対するインテル自身のライセンスにのみ作用する承認された海外での販売により米国特許が消耗されるかどうかは判定されなかった 2015 Winston & Strawn

10 2015 Winston & Strawn 米国外の販売により特許消耗なし Jazz Photo Ninestar および Benun

Jazz Photo の一連の案件連邦巡回裁判所は米国特許の消耗は一切ないと判決を下した Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001); Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005); Fuji Photo Film Co. v. Benun, 463 F.

11 Jazz Photo の一連の案件連邦巡回裁判所は米国特許の消耗は一切ないと判決を下した Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001); Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005); Fuji Photo Film Co. v. Benun, 463 F.3d 1252 (Fed. Cir. 2006) 事実 : 富士フイルムの特許はその使い捨てカメラを対象としていた Jazz Photo はそのカメラをリサイクルし新しいフィルムを挿入後に再販売した判決 : ファーストセールドクトリンへの保護を行使するため承認されたファーストセールは米国特許の下で発生しなければならない Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d at 1105( 強調は筆者による ) 2015 Winston & Strawn 22

12 Jazz Photo の一連の案件 Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010) (Quanta 後に判決 ) 判決 : Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. によってファーストセール規則の販売区域権要件がなくなりはしなかった Fujifilm, 605 F.3d at 1371 Ninestar Tech. Co. v. ITC, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012) Ninestarはアジアおよびヨーロッパから空で使用済みのEpson プリンタカートリッジを入手しそれらを中国で修復した後米国に輸入していた判決 : 米国外での販売により Epsonの米国特許は消耗されなかった 2015 Winston & Strawn 24

13 2015 Winston & Strawn 米国外の販売により特許消耗あり Tessera および Hitachi

14 Tessera, Inc. v. ITC, 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011) 事実 Elpida( 被告 ) は Tessera のライセンシーであった米国以外のメーカー数社から米国外でチップを購入しそのチップを組み込んだ製品を米国に輸入していた Elpida がチップを入手した先のメーカーに対するライセンス供与条件告発された製品の販売および販売の申し出 ( またはそのどちらか一方 ) に対するライセンスの無条件許諾ロイヤリティーが不払いの場合解除条件ではないランニングロイヤリティー 2015 Winston & Strawn 28

15 Tessera, Inc. v. ITC, 646 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2011) 判決 Tessera ではそのライセンシーがクレジットや後払いでライセンス付与された製品を販売することが許可されているいくつかのライセンシーがそうしたロイヤリティ支払いをその後に怠ったり滞ったりすることにより一旦は承認された販売が未承認になりはしない Tessera, 636 F.3d at 1360 承認された販売が米国外で行われても特許は消耗された世界的なライセンスというのはライセンサーが受諾可能なロイヤリティーを交渉したということである 2015 Winston & Strawn 30

16 LG Elecs., Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F.Supp.2d 1036 (N.D. Cal. 2009) 日立はインテルからマイクロプロセッサーおよびチップセットを購入しそれらのインテル部品を非インテル部品と共に使用してコンピュータを製造した LGEは日立を告訴した Quantaで係争された4 件のコンピュータ技術特許に対するインテルとLGE 間の同一の世界的なライセンス契約および単独の基本契約書がここでも係争点となったインテルへのライセンス供与条件 = Quantaにおけるものと同様 2015 Winston & Strawn 32

17 LG Elecs., Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F.Supp.2d 1036 (N.D. Cal. 2009) 判決 Quanta の判決 - 消耗は特許を実質的に具体化している品目の販売を承認することによって起こるは米国内の承認済み販売と同様承認済みの海外販売にも適用される Hitachi, 655 F.Supp.2d at また条件のない世界的なライセンスというのは販売により消耗に至りえるものである Hitachi, 655 F.Supp.2d at 結果特許消耗に基づいて日立が申し立てた非侵害の略式判決が承諾された 2015 Winston & Strawn 34

18 Jass Photo/Ninestar と Tessera/Hitachi の合理性をどうくみ取るか? 2015 Winston & Strawn

19 LG Elecs., Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F.Supp.2d 1036 (N.D. Cal. 2009) 判決 Quanta の判決 - 消耗は特許を実質的に具体化している品目の販売を承認することによって起こるは米国内の承認済み販売と同様承認済みの海外販売にも適用される Hitachi, 655 F.Supp.2d at また条件のない世界的なライセンスというのは販売により消耗に至りえるものである Hitachi, 655 F.Supp.2d at 結果特許消耗に基づいて日立が申し立てた非侵害の略式判決が承諾された 2015 Winston & Strawn 38

20 Jass Photo/Ninestar と Tessera/Hitachi の合理性をどのようにとらえるか? Tessera/Hitachi が条件のない世界的ライセンスの下で承認された販売に関連していたのに対し Jazz Photo/Ninestar は特許権所有者によって直接行われた海外販売にのみ関与していた米国特許を具体化した品目を海外で単に購入してもその購入者が米国への輸入の権利を得ることにはならない海外で直接販売を行っている特許権所有者達はその廃棄された製品を再構築し米国内で再販売することおよびそれらの海外販売によりその米国特許権が消耗することを予期しなかった特許権所有者達は最初から勝ち目はなかったのだ交渉した条件のない世界的ライセンスでそうすることによりライセンス供与された特許が消耗される特許権所有者には彼らの米国での権利に対する公正な価値を反映した価格を交渉する機会があったのだ 2015 Winston & Strawn 40

21 Monsanto Keurig LifeScan および Helferich による特許消耗への影響はどんな内容か? 2015 Winston & Strawn

22 Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct (2013). Monsanto 農家穀物倉庫 2015 Winston & Strawn

23 Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct (2013). 特許消耗ドクトリン ( 原則 ) の下では Bowman は穀物倉庫から購入した特許権を有する大豆を再販することができた同様に彼はその大豆を彼自身で消費するまたは自分の家畜に与えることもできた... しかし消耗ドクトリンでは Monsanto の許可 ( 明示または黙示を問わず ) なく Bowman がさらに特許権のある大豆を作ることを許可してはいない Id. at Winston & Strawn

24 Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. ---, 133 S.Ct (2013) 事実 : Bowman は当初は栽培するために Monsanto から特許権のある大豆を購入したがその後割引で未使用の餌を購入しそれらを栽培しさらにその収穫物を栽培した Bowman に対するライセンス供与の制限 Monsanto の Roundup Ready 大豆は単一の生育期にのみ栽培することができ農家は植え替えのためにいかなる収穫物も保存することはできない係争点購入した種を使用する購入者の権利には新しい複製を作る権利が含まれているかどうか判決消耗により特許権所有者の権利は販売された特定の品目にのみ制限され購入者が特許権のある品目の新しい複製を作ることを防ぐことが特許権所有者にできるかは触れないままになっている Bowman, 133 S.Ct. at 特許消耗によりそのような行為ができるわけではない Bowman, 133 S.Ct. at Winston & Strawn 48

Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. ---, 133 S.Ct. 1761 (2013) 特許消耗は一切ないと判決購入後の単一使用の制限を容認するかどうかを判断する必要はなかった後に続く世代のものが特許を侵害したため第一世代の種の販売が許可されていたかどうかが問題となったか?

25 Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. ---, 133 S.Ct (2013) 特許消耗は一切ないと判決購入後の単一使用の制限を容認するかどうかを判断する必要はなかった後に続く世代のものが特許を侵害したため第一世代の種の販売が許可されていたかどうかが問題となったか? 改造によってその侵害行為が特許消耗から除外されるという Mallinckrodt における警告を連想させる特許のある機器を条件なく販売しても特許権を有するものを改造してはいけないことの対象にはなる特許権のある機器を使用する購入者の権利は改造にまでは拡大されない改造は新しい機器の構造と類似しているとみなされるためである Mallinckrodt, 976 F.2d at 709 ( 引用省略 ) 2015 Winston & Strawn 50

26 Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc., 732 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2013) 事実 Keurig の特許にはそのコーヒーメーカーの使用に範囲がおよぶ手法に関する請求項がある Sturmは Keurig のコーヒーメーカーに差し込むことのできる競合の使い捨てコーヒーカートリッジを販売した申し立てられた侵害行為は米国内で発生した判決 : Keurigが消費者にコーヒーメーカーを承認して条件なく販売したことにより消費者がどう使用するかに関する Keurigの権利は消耗した地方裁判所は 2 点の実質的な実施態様試験を適用しなかったなぜならそのコーヒーメーカーは完成品でありそのコーヒーメーカーに特許を侵害しない使われ方があるかどうかは問題ではなかった 2015 Winston & Strawn 52

27 LifeScan Scotland Ltd. v. Shasta Techs., LLC, 734 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2013) 事実 LifeScan は自社の糖尿病の顧客に販売していた血糖値測定器と併せて試験紙 ( センサー ) の使用を対象とする方法クレームを含む特許を有していた Shasta は競合する使い捨て試験紙を販売した試験紙には申し立てられている特許はない判決権利を承認済みで条件なく譲渡する場合熟考しなかったからといって特許消耗の原則が適用されないことにはならない LifeScan, 734 F.3d at 1374 Kirtsaeng の判例法である著作権消耗ドクトリンが特許に対して適用された LifeScanが試験紙単体を対象とする特許を申し立てた場合これは特許消耗に対する判定に影響を及ぼす可能性があった 2015 Winston & Strawn 54

28 Helferich Patent Licensing, LLC v. The New York Times Co., --- F.3d ---- (Fed. Cir. Feb. 10, 2015) Helferichは携帯電話上でハイパーリンクを伴うテキストメッセージの使用を対象とする特許に対して以前に米国の携帯電話メーカー ( 数社 ) にライセンス供与したがコンテンツプロバイダーへの権利は除外した携帯電話のユーザーに対しこのようなテキストメッセージを送信した米国のコンテンツプロバーダーを起訴した 2015 Winston & Strawn 56

29 Helferich の特許ライセンス供与主要点 : ライセンス供与された特許請求項は申し立てられた特許請求項とは別個で異なっていた判決地方裁判所の判決を覆した携帯電話機の請求項を実行している人物に対して承認された販売を行うことにより申し立てられた内容の請求項を異なる人物に対して実施する特許権所持者の権利が消耗されるとドクトリンを拡大解釈するためのまっとうな根拠は見当たらない (slip op. at 36) 結果被告が敗訴したのは彼らが承認された入手者ではなかったかまたはこれらの請求項が異なる発明に個別に特許付与されていたからか? 裁判所は未承認の直接の侵害者がライセンスを供与された請求項とは異なる一連のクレームを使用するのを防ぐために判例法ドクトリンを拡大解釈することをためらった 2015 Winston & Strawn 58

30 2015 Winston & Strawn ありがとうございました

米国情報国際活動センターからのお知らせ米国情報 2016 年 7 月 28 日担当 : 外国情報部那須威夫特許権者による特許製品の米国内外での制限付き販売は米国特許権を消尽させるか否かについて判断した CAFC 判決の紹介 Lexmark International, Inc., v. I

米国情報国際活動センターからのお知らせ米国情報 2016 年 7 月 28 日担当 : 外国情報部那須威夫特許権者による特許製品の米国内外での制限付き販売は米国特許権を消尽させるか否かについて判断した CAFC 判決の紹介 Lexmark International, Inc., v. I 国際活動センターからのお知らせ 2016 年 7 月 28 日担当 : 外国情報部那須威夫特許権者による特許製品の米国内外での制限付き販売は米国特許権を消尽させるか否かについて判断した CAFC 判決の紹介 Lexmark International, Inc., v. Impression Products, Inc. 1 判決日 2016 年 2 月 12 日 1. 特許権の消尽 (1)

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