米 国 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 の 戦 略 的 利 用 ロバート G. 向 井 2014 年 11 月

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1 STRATEGIC USE OF THE U.S. PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD Robert G. Mukai November, 2014

2 米 国 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 の 戦 略 的 利 用 ロバート G. 向 井 2014 年 11 月

3 Brief History of the PTAB Patent Act of 1790 Any two of the Secretary of State, Secretary of War and the Attorney General to determine if patent should be granted for a term of 14 years. The first U.S. patent was granted July 31, 1790, and was signed by George Washington (who was President at the time) and Edmund Randolph, Attorney General. Patent Act of 1861 Created a system of appeals First level: Three examiners-in-chief Second Level: Commissioner of Patents. 3

4 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 (PTAB)の 概 略 的 沿 革 1790 年 特 許 法 国 務 長 官 陸 軍 長 官 及 び 司 法 長 官 のうち2 名 が 特 許 を14 年 間 付 与 するか 否 か 決 定 する 米 国 で 最 初 の 特 許 は1790 年 7 月 31 日 に 付 与 され ジョージ ワシン トン( 当 時 の 大 統 領 ) 及 びエドムンド ランドルフ 司 法 長 官 によって 署 名 された 1861 年 特 許 法 審 判 システムが 創 設 第 1レベル:3 名 の 審 判 官 第 2レベル: 特 許 庁 長 官 4

5 Brief History of the PTAB 1939 U.S. Law Amended 35 U.S.C. 52 amended to assign responsibility for determining priority of invention to a board of three examiners of interference Created a board separate from the Board of Appeals. Patent Act of 1952 Question of priority of invention assigned to a board of patent interferences Additional Examiners-in-Chief Maximum number of examiners-in-chief was changed from 9 to 15. 5

6 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 (PTAB)の 概 略 的 沿 革 1939 年 米 国 特 許 法 改 正 法 52 条 インターフェアレンス 部 の3 名 の 審 査 官 に 発 明 の 優 先 性 を 決 定 する 責 任 を 与 えるよう 改 正 審 判 部 とは 別 に 部 を 設 立 1952 年 特 許 法 発 明 の 優 先 性 の 問 題 を 特 許 インターフェアレンス 部 に 付 託 1958 年 追 加 の 審 判 官 審 判 官 の 最 大 人 数 を9 名 から15 名 に 変 更 6

7 Brief History of the PTAB 1975 Changes to USPTO The Patent Office changed to the Patent and Trademark Office Authority to appoint the examiners-in-chief was given to the Secretary of Commerce rather than the President Additional Examiners-in-Chief Restriction on the number of examiners-in-chief removed Boards Merged The Board of Appeals and Board of Patent Interferences united to become the Board of Patent Appeals and Interferences New Titles The examiners-in-chief become administrative patent judges. 7

8 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 (PTAB)の 概 略 的 沿 革 1975 年 USPTOに 変 更 特 許 庁 が 特 許 商 標 庁 に 変 更 審 判 官 の 任 命 権 を 大 統 領 から 商 務 長 官 に 移 譲 1982 年 追 加 の 審 判 官 審 判 官 の 人 数 制 限 を 排 除 1984 年 部 統 合 審 判 部 と 特 許 インターフェアレンス 部 とを 統 合 し 特 許 審 判 インター フェアレンス 部 となる 1999 年 新 名 称 審 判 官 は 行 政 特 許 判 事 となる 8

9 Brief History of the PTAB 2011 America Invents Act The Board became the Patent Trial and Appeal Board (PTAB). Under 35 U.S.C. 6, PTAB is responsible for: reviewing adverse decisions by examiners; reviewing appeals from reexaminations; conducting derivation proceedings; and conducting inter partes reviews and post-grant reviews. The Board retains jurisdiction over interferences for applications with at least one claim with an effective filing date before September 16, 2013 While not specifically stated in 6, the Board also has jurisdiction over proceedings under the transitional program for covered business method patents. 9

10 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 (PTAB)の 概 略 的 沿 革 2011 年 米 国 発 明 法 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 は 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 (PTAB) となる 法 6 条 PTABは 以 下 の 職 責 を 有 する: 審 査 官 の 拒 絶 決 定 をレビューすること; 再 審 査 からの 上 訴 をレビューすること; 冒 認 手 続 ( 由 来 手 続 冒 認 出 願 の 主 張 を 判 断 する 手 続 き)を 行 うこと; 及 び 当 事 者 系 レビュー 及 び 付 与 後 レビューを 行 うこと 2013 年 9 月 16 日 より 前 の 有 効 出 願 日 を 有 するクレームを 少 なくとも 1つ 有 する 出 願 に 対 し PTABはインターフェアレンスの 管 轄 権 を 有 する 法 6 条 に 明 言 されていないが PTABは ビジネス 方 法 を 含 む 特 許 の ための 暫 定 プログラムの 下 で 手 続 を 行 う 管 轄 権 を 有 する 10

11 Organization of the PTAB Appeal Division Responsible for: Reviewing rejections by examiners. Reviewing appeals from reexaminations. Trial Division Responsible for: Conducting derivation proceedings. Conducting inter partes reviews, post-grant reviews and covered business method patent reviews. Currently, there are approximately 200 APJs. 11

12 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 (PTAB)の 組 織 上 訴 部 門 以 下 の 職 責 を 有 する: 審 判 部 門 審 査 官 の 拒 絶 決 定 をレビューすること; 再 審 査 からの 上 訴 をレビューすること; 以 下 の 職 責 を 有 する: 冒 認 手 続 ( 由 来 手 続 )を 行 うこと; 及 び 当 事 者 系 レビュー 付 与 後 レビュー 及 びビジネス 方 法 特 許 レビューを 行 うこと 現 在 約 200 名 の 行 政 特 許 判 事 (APJ)が 存 在 12

13 PTAB Proceedings Inter Partes Review (IPR) Post Grant Review (PGR) Transitional Program for Covered Business Method Patents (CBM) Derivation Proceedings (DER) 13

14 特 許 審 判 及 び 上 訴 部 (PTAB)の 手 続 当 事 者 系 レビュー (IPR) 付 与 後 レビュー (PGR) ビジネス 方 法 を 含 む 特 許 のための 暫 定 プログラム (CBM) 冒 認 手 続 ( 由 来 手 続 DER) 14

15 Factors Regarding IPRs Inter Partes Reviews (IPR) Established and governed by 35 U.S.C and 37 C.F.R Eligibility: Pre- and post-aia patents. Basis: Patents and printed publications under 35 U.S.C. 102 and 35 U.S.C Petition includes claim construction section and typically relies on Declaration by expert(s). Initiating Party: Third Party Petitioner (i.e., not available for the Patent Owner). Real parties in interest must be identified. 15

16 IPRに 関 するファクター 当 事 者 系 レビュー(IPR) 法 311~319 条 及 び 規 則 ~42.123に 制 定 かつ 規 定 適 用 :AIA 前 及 び 後 の 特 許 根 拠 : 法 102 条 及 び103 条 に 基 づく 特 許 及 び 刊 行 物 申 立 書 はクレーム 解 釈 のセクションを 含 み 通 常 は 専 門 家 によるデクラ レーションに 依 存 する 開 始 当 事 者 : 第 三 者 の 申 立 人 ( 即 ち 特 許 権 者 は 利 用 不 可 ) 実 質 的 な 利 害 関 係 人 を 特 定 する 必 要 あり 16

17 Factors Regarding IPRs Timing of Petition The later of 9 months after issuance or after the termination of PGR only if the patent has a claim with an effective filing date on or after March 16, 2013 (i.e., a firstinventor-to-file patent). Petition Barred IPR is not available if petitioner or real party in interest has been served with a complaint alleging infringement of the patent more than one year before the petition is filed or if petitioner or real party in interest has filed a civil action at any time challenging the validity of a claim of the patent. 17

18 IPRに 関 するファクター 申 立 てのタイミング 特 許 発 行 から9ヶ 月 経 過 後 又 はPGRの 終 了 後 のいずれか 遅 い 方 であって 特 許 が2013 年 3 月 16 日 以 降 の 有 効 出 願 日 を 有 するクレームを 有 している 場 合 のみ( 即 ち 先 発 明 者 出 願 主 義 特 許 ) 申 立 の 制 約 申 立 人 又 は 実 質 的 な 利 害 関 係 人 が 申 立 提 出 前 特 許 侵 害 と して 訴 状 送 達 を 受 けてから1 年 を 越 えているか 若 しくは 申 立 人 又 は 実 質 的 な 利 害 関 係 人 が 特 許 クレームの 有 効 性 を 争 う 民 事 訴 訟 を 行 ったときは IPRを 利 用 できない 18

19 Formalities Format Requirements IPR and DER limited to 60 pages. PGR and CBM limited to 80 pages. Pages are 8 ½ inch x 11 inch with 14 point font or larger and 1 inch margins. Double spacing required except in certain locations including claim charts. IPR Official Fee Filing Fee ($9,000 + $200 per claim over 20) Institution Fee ($14,000 + $400 per claim over 15) 19

20 方 式 書 式 要 件 IPR 及 びDERは60ページまで PGR 及 びCBMは80ページまで ページは8 ½インチ x 11インチで14ポイント 以 上 のフォント 及 び1イン チのマージン クレームチャートを 含 む 特 定 の 場 所 以 外 ダブルスペース IPRの 庁 費 用 申 立 費 用 ($9,000 + $200 /20を 超 えるクレーム 毎 ) 審 理 費 用 ($14,000 + $400 /15を 超 えるクレーム 毎 ) 20

21 Factors Regarding IPRs Threshold for granting petition Reasonable likelihood that petitioner will prevail with respect to at least one challenged claim. Conduct of Proceeding Primarily by documents, but depositions of individuals submitting declarations or affidavits authorized. Claim amendments available in limited circumstances. Intervening rights applicable to any new or amended claim determined to be patentable. 21

22 IPRに 関 するファクター 申 立 が 承 認 されるための 基 準 申 し 立 てられたクレームの 少 なくとも1つが 申 立 人 に 優 勢 であるとい う 合 理 的 な 見 込 み 手 続 の 履 行 第 一 義 的 に 書 面 で 但 し デクラレーション 又 は 宣 誓 供 述 書 を 提 出 した 個 人 の 証 言 録 取 は 認 められる クレームの 補 正 は 限 定 的 な 状 況 で 可 能 特 許 可 能 とされた 新 規 又 は 補 正 されたクレームに 対 して 中 用 権 が 適 用 22

23 Factors Regarding IPRs Appeal only to Court of Appeals for the Federal Circuit. Estoppel After PTAB decision, petitioner and real party in interest are estopped from challenging patent in USPTO, district courts or ITC on any ground that was raised or could have been raised in the IPR. 23

24 IPRに 関 するファクター 上 訴 は 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 のみ 禁 反 言 PTABの 決 定 後 申 立 人 及 び 実 質 的 な 利 害 関 係 人 は 米 国 特 許 商 標 庁 地 方 裁 判 所 又 は 米 国 国 際 貿 易 委 員 会 (ITC)において IPRで 提 起 した 或 いは 提 起 し 得 たいかなる 理 由 についても 特 許 性 を 問 題 と することができない 24

25 25 IPR Timeline

26 IPRタイムライン 当 事 者 系 レビュー(IPR)タイムライン PTAB 提 出 日 通 知 PTAB 申 立 決 定 : 開 始 か 否 か 申 立 人 による 検 証 のモーション 証 拠 除 外 のモーション( 両 当 事 者 ); 口 頭 弁 論 の 要 求 ( 両 当 事 者 ) 最 初 の 電 話 会 議 申 立 人 の 回 答 及 び 特 許 権 者 の 補 正 の モーションに 対 する 異 議 特 許 権 者 による 申 立 人 の 検 証 のモーションに 対 する 回 答 ; 証 拠 除 外 のモーション( 両 当 事 者 )に 対 する 異 議 証 拠 除 外 のモーション ( 両 当 事 者 )に 対 する 応 答 口 頭 弁 論 申 立 書 提 出 21 日 3ヶ 月 3ヶ 月 以 下 1ヶ 月 3ヶ 月 申 立 人 ディスカ バリー 期 間 3ヶ 月 1ヶ 月 3ヶ 月 PTAB 最 終 書 面 決 定 特 許 権 者 の 義 務 的 通 知 情 報 特 許 権 者 の( 自 主 的 な) 予 備 的 応 答 特 許 権 者 のディス カバリー 期 間 補 正 に 対 する 申 立 特 許 権 者 の 回 答 人 の 異 議 に 対 する 及 びクレーム 補 正 特 許 権 者 の 回 答 のモーション 特 許 権 者 のディ スカバリー 期 間 約 9ヶ 月 12ヶ 月 以 内 ( 但 し 正 当 な 理 由 があれば6ヶ 月 まで 延 長 可 ) 26

27 IPR: Important Timeline Events Mandatory Notice Part of petition for petitioner within 21 days of filing of petition for patent owner. Identify real party-in-interest. Identify administrative and judicial matters that would affect or be affected by decision in the proceeding. Identify lead and back-up counsel. Lead counsel must be registered patent attorney. Can move for pro hac vice admission of non-registered attorney. Provide service information. Patent Owner s Preliminary Response (Optional) Provides reasons why trial should not be instituted. Cannot include expert Declaration or claim amendment. 27

28 IPR: 重 要 なタイムライン 上 のイベント 義 務 的 通 知 申 立 人 は 上 申 書 の 一 部 で 特 許 権 者 は 申 立 書 の 提 出 の21 日 以 内 に 実 質 的 な 利 害 関 係 人 の 特 定 手 続 における 決 定 に 影 響 し 又 は 影 響 される 行 政 及 び 司 法 上 の 事 項 を 特 定 主 任 弁 護 士 及 びバックアップ 弁 護 士 の 特 定 主 任 弁 護 士 は 登 録 パテントアトーニーでなければならない 非 登 録 弁 護 士 の 当 該 事 件 のみの 承 認 を 要 求 可 送 達 情 報 を 提 供 特 許 権 者 による 予 備 的 応 答 ( 任 意 ) なぜ 審 理 を 開 始 すべきでないかの 理 由 を 提 供 専 門 家 のデクラレーション 又 はクレーム 補 正 は 含 められない 28

29 IPR: Important Timeline Events PTAB Decision on Trial Institution Includes claim construction. Includes reasons why petitioner has (or has not) demonstrated a reasonable likelihood of prevailing on at least one ground of unpatentability. If trial instituted, accompanied by Scheduling Order which sets forth the due dates over next 7-8 months for all events for the petitioner and patent owner up to and including the oral argument. If trial not instituted, petitioner has 30 days to request rehearing which must specifically identify all matters that the petitioner believes the Board misapprehended or overlooked. Decision on trial institution is not appealable. 29

30 IPR: 重 要 なタイムライン 上 のイベント 審 理 開 始 に 関 するPTAB 決 定 クレーム 解 釈 を 含 む なぜ 申 立 人 が 少 なくとも1つの 非 特 許 性 の 理 由 について 優 勢 である という 合 理 的 な 見 込 みを 実 証 できた(できなかった)のかという 理 由 を 含 む 審 理 が 開 始 した 場 合 その 後 7~8ヶ 月 間 に 申 立 人 及 び 特 許 権 者 が しようとする 全 てのイベント 及 び 口 頭 弁 論 の 期 日 を 説 明 するスケジュ ール 順 を 添 付 審 理 が 開 始 しなかった 場 合 申 立 人 は 30 日 の 間 に 再 審 理 を 要 求 することができ 当 該 要 求 は PTABが 誤 解 又 は 見 落 としたと 申 立 人 が 信 じる 全 ての 事 項 を 具 体 的 に 明 示 しなければならない 審 理 開 始 の 決 定 に 対 して 上 訴 できない 30

31 IPR: Important Timeline Events Initial Teleconference Held within about 2-4 weeks after the date of trial institution. Discuss Scheduling Order and motions parties anticipate filing during trial. Parties can stipulate to different dates in the earlier stages of the trial, but not the date for the motion for an observation on the cross-examination and the subsequent dates set forth in the Scheduling Order. 31

32 IPR: 重 要 なタイムライン 上 のイベント 最 初 の 電 話 会 議 審 理 開 始 日 後 約 2~4 週 間 以 内 に 行 われる スケジュール 順 及 び 審 理 中 に 当 事 者 が 提 出 すると 予 想 されるモーシ ョンについて 議 論 審 理 の 早 い 段 階 で 当 事 者 は 異 なる 日 程 を 要 求 できる 但 し 反 対 尋 問 に 対 する 検 証 のモーションの 日 程 及 びスケジュール 順 に 定 められ たその 後 の 日 程 を 除 く 32

33 IPR: Important Timeline Events Discovery Routine Discovery Production of exhibits cited in a paper or testimony. Cross-examination of other side s Declarant(s). Relevant information that is inconsistent with a position advanced during the proceeding. Additional Discovery Anything beyond routine discovery. Must be sought by motion and meet the interest of justice standard. Patent Owner s Response Provides an explanation as to why grounds of unpatentability set forth in the PTAB decision are incorrect. Typically includes expert Declaration(s). 33

34 IPR: 重 要 なタイムライン 上 のイベント ディスカバリー ルーチン ディスカバリー 書 面 又 は 供 述 書 で 引 用 した 証 拠 の 提 出 相 手 方 宣 言 人 の 反 対 尋 問 手 続 中 の 事 前 の 立 場 と 矛 盾 する 関 連 情 報 追 加 のディスカバリー ルーチンディスカバリー を 超 えるすべて モーションで 求 められ かつ 法 的 な 公 正 の 基 準 を 満 たすことを 要 件 特 許 権 者 の 応 答 PTABの 決 定 で 示 された 非 特 許 性 の 理 由 がなぜ 誤 っているか に 関 する 説 明 を 提 供 典 型 的 に 専 門 家 のデクラレーション 含 む 34

35 IPR: Important Timeline Events Patent Owner s Motion to Amend (Optional) Must confer with PTAB before filing. Can only submit reasonable number of substitute claims typically one-to-one substitution. Cannot enlarge scope of claims or add new matter. Must identify patentable distinction of substitute claims. Provide construction for any new claim terms. Must explain support in the specification for substitute claims including specification of ancestor application(s). Provide technical facts and reasoning. Explain differences over closest prior art known to the patent owner. Include level of skill of one of ordinary skill in the relevant art. Decided by PTAB at time of final written decision. Must be limited to 15 pages that are double spaced and in 14 pitch font. 35

36 IPR: 重 要 なタイムライン 上 のイベント 特 許 権 者 による 補 正 のモーション ( 任 意 ) 提 出 前 にPTABと 協 議 が 必 要 妥 当 な 数 の 代 替 クレーム( 典 型 的 には 一 対 一 の 代 替 クレーム)のみ 提 出 可 クレーム 範 囲 の 拡 大 又 は 新 規 事 項 追 加 は 不 可 代 替 クレームの 特 許 可 能 な 差 異 を 特 定 することが 必 要 新 規 なクレーム 用 語 の 解 釈 を 提 供 原 出 願 の 明 細 書 を 含 め 代 替 クレームに 対 する 明 細 書 のサポートを 説 明 する 必 要 あり 技 術 的 事 実 及 び 理 由 を 提 供 特 許 権 者 が 了 知 する 最 も 近 い 先 行 技 術 との 相 違 を 説 明 関 連 技 術 の 当 業 者 のレベルを 含 む 最 終 の 書 面 による 決 定 の 際 にPTABによって 決 定 ダブルスペースで14ピッチフォントの15ページに 限 定 されなければならない 36

37 IPR: Important Timeline Events Petitioner s Reply and Opposition to Motion to Amend Contests positions taken by patent owner in response and motion to amend. Can include further expert Declaration addressing patent owner s expert Declaration and proposed substitute claims. Motions to Exclude Evidence Must have previously objected to evidence at time it is offered. Identify where in the record the objection was made. Identify where in the record the evidence was relied on. Explain each objection including why evidence is not admissible (e.g., on grounds of relevance or hearsay). 37

38 IPR: 重 要 なタイムライン 上 のイベント 申 立 人 の 補 正 のモーションに 対 する 応 答 及 び 異 議 特 許 権 者 が 応 答 及 び 補 正 のモーションで 採 った 立 場 を 争 う 特 許 権 者 の 専 門 家 のデクラレーション 及 び 提 案 された 代 替 クレーム に 対 応 する 更 なる 専 門 家 のデクラレーションを 含 み 得 る 証 拠 除 外 のモーション 申 出 がなされた 際 証 拠 に 対 してあらかじめ 異 議 を 唱 える 必 要 あり 当 該 異 議 が 記 録 のどこで 行 われたかを 特 定 当 該 証 拠 が 記 録 のどこで 依 拠 されているかを 特 定 証 拠 がなぜ 許 容 されないかを 含 む 各 異 議 を 説 明 ( 例 えば 関 連 性 又 は 伝 聞 証 拠 の 理 由 ) 38

39 IPR: Important Timeline Events Motions for Observation Requires PTAB authorization. Is a concise statement of the relevance of identified testimony to a previous argument or portion of an exhibit. Each observation should not exceed one short paragraph. Cannot raise new issues or re-argue issues. Oral Argument Typically includes demonstrative exhibits which must be previously exchanged to allow for objections. No new evidence or arguments permitted. Live testimony typically not presented, but is possible upon motion and has occurred. 39

40 IPR: 重 要 なタイムライン 上 のイベント 検 証 のモーション PTABの 許 可 を 要 する 以 前 の 意 見 又 は 証 拠 の 一 部 に 対 する 特 定 の 供 述 書 の 関 連 の 簡 明 な 陳 述 からなる 各 検 証 は1つのパラグラフを 超 えるべきではない 新 規 課 題 又 は 再 議 論 する 問 題 は 提 起 できない 口 頭 意 見 異 議 を 許 可 するため 事 前 に 交 換 しなければならない 例 証 的 な 証 拠 を 典 型 的 に 含 む 新 規 証 拠 又 は 意 見 は 許 されない 生 の 供 述 は 通 常 行 われないが しモーションでは 可 能 であり かつ 実 際 に 行 われている 40

41 IPR: Important Timeline Events Final Written Decision Not later than 1 year after institution of the trial, but can be extended up to 6 months for good cause. Addresses the patentability of any patent claim that is the subject of the trial. Includes decision regarding any motion to amend by the patent owner. Request for rehearing can be filed within 30 days. Appeal only to the Court of Appeals for the Federal Circuit. 41

42 IPR: 重 要 なタイムライン 上 のイベント 最 終 書 面 決 定 審 理 の 開 始 から1 年 を 超 えない しかし 正 当 な 理 由 により6ヶ 月 まで 延 長 可 能 審 理 の 対 象 である 特 許 クレームの 特 許 性 に 対 応 特 許 権 者 による 補 正 のモーションに 関 する 決 定 を 含 む 30 日 以 内 に 再 審 理 請 求 が 可 能 上 訴 は 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 のみ 42

43 Factors Regarding PGRs Post Grant Review (PGR) Established and governed by 35 U.S.C and 37 C.F.R Eligibility: Any patent ever having a claim with an effective filing date on or after March 16, 2013 (i.e., a first-inventorto-file or post-aia patent). Basis: Any ground of invalidity except failure to comply with best mode requirement. Initiating Party: Third Party Petitioner (i.e., not available for the Patent Owner). Real parties in interest must be identified. Timing: Within 9 months of the issuance of the patent. 43

44 PGRに 関 するファクター 付 与 後 レビュー (PGR) 法 321 条 ~329 条 及 び 規 則 ~42.224に 制 定 かつ 規 定 適 用 :2013 年 3 月 16 日 以 降 の 有 効 出 願 日 を 有 するクレーム を 持 つ 特 許 ( 即 ち 先 発 明 者 出 願 主 義 又 はポストAIA 特 許 ) 根 拠 :ベストモード 要 件 違 反 以 外 の 無 効 理 由 開 始 当 事 者 : 第 三 者 の 申 立 人 ( 即 ち 特 許 権 者 は 利 用 不 可 ) 実 質 的 な 利 害 関 係 人 を 特 定 要 タイミング: 特 許 発 行 から9ヶ 月 以 内 44

45 Factors Regarding PGRs Petition Barred PGR is not available if petitioner or real party in interest has filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent. PGR Official Fee Filing Fee ($12,000 + $250 per claim over 20) and Institution Fee ($18,000 + $550 per claim over 15). Threshold for granting petition More likely than not that at least one challenged claim is unpatentable or important novel or unsettled legal question presented that is important to other patents or patent applications. 45

46 PGRに 関 するファクター 申 立 ての 制 約 申 立 人 又 は 実 質 的 な 利 害 関 係 人 が 特 許 のクレームの 有 効 性 を 争 う 民 事 訴 訟 を 行 った 場 合 は PGRを 利 用 できない PGRの 庁 費 用 申 立 費 用 ($12,000 + $250 /20を 超 えるクレーム 毎 ) および 審 理 費 用 ($18,000 + $550 /15を 超 えるクレーム 毎 ). 申 立 が 承 認 されるための 基 準 申 立 てられたクレームの 少 なくとも1つが 特 許 性 があるというよ りはない 方 が 可 能 性 の 方 が 高 いこと 若 しくは 他 の 特 許 又 は 特 許 出 願 にとって 重 要 な 新 規 又 は 未 解 決 の 法 律 問 題 が 提 示 されること 46

47 Factors Regarding PGRs Conduct of Proceeding Primarily by documents, but depositions of individuals submitting declarations or affidavits authorized. Claim amendments available in limited circumstances. Intervening rights applicable to any new or amended claim determined to be patentable. Appeal only to the Court of Appeals for the Federal Circuit. 47

48 PGRに 関 するファクター 手 続 の 履 行 第 一 義 的 に 書 面 で 但 し デクラレーション 又 は 宣 誓 供 述 書 を 提 出 した 個 人 の 証 言 録 取 は 認 められる クレームの 補 正 は 限 定 的 な 状 況 で 利 用 可 能 特 許 可 能 とされた 新 規 又 は 補 正 されたクレームに 対 して 中 用 権 が 適 用 上 訴 は 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 のみ 48

49 Factors Regarding PGRs Estoppel After PTAB decision, petitioner and real party in interest are estopped from challenging patent in USPTO, district courts or ITC on any ground that was raised or could have been raised in the PGR. Timeline is the same as in IPR. 49

50 PGRに 関 するファクター 禁 反 言 PTABの 決 定 後 申 立 人 及 び 実 質 的 な 利 害 関 係 人 は 米 国 特 許 商 標 庁 地 方 裁 判 所 又 はITCにおいて PGR で 提 起 した 或 いは 提 起 し 得 たいかなる 理 由 についても 特 許 性 を 問 題 とすることができない タイムラインはIPRと 同 じ 50

51 Factors Regarding CBMs Covered Business Method Patents (CBMs) CBM part of uncodified law; governed by 37 C.F.R Eligibility: Patent must claim a method or apparatus for performing data processing or other operations used in financial product or service, but does not include patents for technological inventions. The determination of technological invention is determined on a case-by-case basis based on whether the claimed subject matter as a whole recites a technological feature that is novel and unobvious over the prior art and solves a technical problem using a technical solution. 51

52 CBMに 関 するファクター ビジネス 方 法 を 含 む 特 許 (CBM) 成 文 化 されていない 法 律 のCBMの 部 分 ; 規 則 ~ に 規 定 適 用 : 特 許 はデータ 処 理 又 は 金 融 商 品 若 しくはサービスに 使 用 する 他 の 操 作 を 行 うための 方 法 又 は 装 置 をクレームしなけ ればならないが 技 術 的 発 明 の 特 許 を 含 まない 技 術 的 発 明 の 決 定 は クレームされた 主 題 全 体 が 先 行 文 献 に 対 して 新 規 かつ 非 自 明 で 技 術 的 課 題 を 技 術 的 解 決 策 を 用 いて 解 決 する 技 術 的 特 徴 を 言 及 するか 否 かを 基 準 とし ケー スバイケースで 決 定 される 52

53 Factors Regarding CBMs Basis Same as PGR except that pre-aia prior art cannot be under 35 U.S.C. 102(e). Initiating Party Third Party Petitioner (i.e., not available for the Patent Owner). Real parties in interest must be identified and petitioner or real party in interest must have been sued for infringement or charged with infringement of the patent (a real and substantial controversy such that petitioner would have declaratory judgment standing). 53

54 CBMに 関 するファクター 根 拠 PGRと 同 じ 但 しAIA 前 の 先 行 文 献 は 特 許 法 102 条 (e)では 使 えない 開 始 当 事 者 第 三 者 の 申 立 人 ( 即 ち 特 許 権 者 は 利 用 不 可 ) 実 質 的 な 利 害 関 係 人 を 確 認 要 申 立 人 又 は 実 質 的 な 利 害 関 係 人 は 特 許 侵 害 で 訴 えられ 又 は 攻 撃 されていなければならない( 申 立 人 が 確 認 訴 訟 適 格 を 有 するような 現 実 及 び 実 質 的 な 議 論 ) 54

55 Factors Regarding CBMs Timing Must filed before expiration of the patent and before September 16, 2020 (the sunset provision of Section 18 of the AIA). CBM Official Fee Filing Fee ($12,000 + $250 per claim over 20) and Institution Fee ($18,000 + $550 per claim over 15). Threshold for granting petition More likely than not that at least one challenged claim is unpatentable. 55

56 CBMに 関 するファクター タイミング 特 許 満 了 前 であって かつ 2020 年 9 月 16 日 よりも 前 に 提 出 必 要 (AIA18 条 のサンセット 条 項 ) CBMの 庁 費 用 申 立 費 用 ($12,000 + $250 /20を 超 えるクレーム 毎 ) 及 び 審 理 費 用 ($18,000 + $550 /15を 超 えるクレーム 毎 ). 申 立 が 承 認 されるための 基 準 少 なくとも1つの 争 いのあるクレームが 特 許 不 可 能 かにつき ないというより はある 可 能 性 の 方 が 高 いこと 56

57 Factors Regarding CBMs Conduct of Proceeding Primarily by documents, but depositions of individuals submitting declarations or affidavits authorized. Claim amendments available in limited circumstances. Intervening rights applicable to any new or amended claim determined to be patentable. Appeal only to the Court of Appeals for the Federal Circuit. Estoppel After PTAB decision, petitioner and real party in interest are estopped from challenging patent in the district courts or ITC on any ground that was actually raised during the proceeding and are estopped from challenging patent in USPTO on any ground that was actually raised or could have been raised in the proceeding. Timeline is the same as in IPR. 57

58 CBMに 関 するファクター 手 続 の 履 行 第 一 義 的 に 書 面 で 但 し デクラレーション 又 は 認 証 した 宣 誓 供 述 書 を 提 出 した 個 人 の 証 言 録 取 は 認 められる クレームの 補 正 は 限 定 的 な 状 況 で 利 用 可 能 特 許 可 能 とされた 新 規 又 は 補 正 されたクレームに 対 して 中 用 権 が 適 用 上 訴 は 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 のみ 禁 反 言 PTABの 決 定 後 申 立 人 及 び 実 質 的 な 利 害 関 係 人 は 地 方 裁 判 所 又 はITCにおいて 手 続 中 に 実 際 に 提 起 したいかなる 理 由 及 び 米 国 特 許 商 標 庁 (USPTO)で 実 際 に 提 起 した 或 いは 提 起 し 得 たいかな る 理 由 についても 特 許 性 を 争 うことができない タイムラインはIPRと 同 じ 58

59 Factors Regarding DERs Derivation Proceedings (DERs) Established and governed by 35 U.S.C. 135 and 37 C.F.R Purpose : To ensure that first person to file the application is actually a true inventor. Eligibility: Patent applications filed on or after March 16, 2013 that do not claim benefit under any of 35 U.S.C. 120, 121 and 365(c) of an application filed before March 16, Requires existence of an earlier filed patent application by another. 59

60 DERに 関 するファクター 冒 認 手 続 ( 由 来 手 続 DERs) 法 135 条 及 び 規 則 ~42.412に 制 定 及 び 規 定 目 的 : 最 初 に 出 願 した 人 が 実 際 に 真 の 発 明 者 であることを 確 保 する こと 適 用 :2013 年 3 月 16 日 よりも 前 の 法 120 条 121 条 及 び365 条 (c)のい かなる 出 願 の 利 益 を 主 張 していない 2013 年 3 月 16 日 以 降 に 出 願 さ れた 特 許 出 願 他 人 によって 出 願 された 先 願 特 許 出 願 の 存 在 が 必 要 60

61 Factors Regarding DERs Petition Requirements Showing that petitioner s application has at least one claim that is the same or substantially the same (i.e., patentably indistinct) as the claimed invention of the previously filed application. Includes claim construction explanation. Showing that the at least one claim is the same or substantially the same as the invention disclosed to the applicant or privies of the earlier filed application. Identification of the earlier filed application or patent. Set forth explanation of derivation supported by at least one affidavit addressing communication of derived invention and lack of authorization for filing the earlier filed application. Service. 61

62 DERに 関 するファクター 申 立 要 件 申 立 人 の 出 願 が 先 願 のクレームに 記 載 された 発 明 と 同 一 又 は 実 質 的 に 同 一 ( 特 許 的 に 区 別 不 可 能 )のクレームを 少 なくとも1つ 有 す ることを 示 すこと クレーム 解 釈 の 説 明 を 含 む 少 なくとも1つのクレームが 先 願 の 出 願 人 又 は 当 事 者 に 開 示 された 発 明 と 同 一 又 は 実 質 的 に 同 一 であることを 示 すこと 先 願 又 は 先 願 特 許 の 特 定 冒 認 発 明 に 関 するコミュニケーション 及 び 先 願 の 出 願 に 対 して 許 可 がないことに 言 及 する 少 なくとも1つの 宣 誓 供 述 書 に 基 づく 冒 認 の 説 明 を 陳 述 送 達 62

63 Factors Regarding DERs Timing Petition must be filed within one year from the first publication of a claim in a U.S. patent or U.S. or international publication that is the same or substantially the same as the earlier application s claim to the allegedly derived invention. DER Official Fee $400 Threshold for granting petition Existence of substantial evidence to support allegations raised in the petition. Governed by PTO trial rules. Can involve issues of patentability. 63

64 DERに 関 するファクター タイミング 冒 認 が 疑 われる 発 明 に 関 する 先 願 クレームと 同 一 又 は 実 質 的 に 同 一 である 米 国 特 許 公 報 又 は 米 国 若 しくは 国 際 公 開 公 報 中 のクレー ムの 最 初 の 公 開 から1 年 以 内 に 申 立 書 を 提 出 すること DERの 庁 費 用 $400 申 立 が 承 認 されるための 基 準 申 立 書 における 主 張 をサポートする 実 質 的 な 証 拠 の 存 在 米 国 特 許 商 標 庁 審 判 規 則 が 適 用 特 許 性 の 問 題 を 伴 い 得 る 64

65 Resolving PTAB Proceedings Settlement in IPR, PGR and CBM Statutory bases are 35 U.S.C. 371 (IPR) and 35 U.S.C. 327 (PRG) and is governed by 37 C.F.R Parties can settle any issue, but Board is not a party to the settlement and can independently determine any question of jurisdiction, patentability or PTO practice so if settlement occurs late in the proceeding, the Board can issue a final decision. Must be in writing and a true copy filed with the Board. Can be kept confidential upon request filed with the agreement, but can be made available to a government agency upon written request or another person upon written request with a fee ($400.00) and a showing of good cause. If procedure is terminated with respect to a petitioner, no estoppel applies. 65

66 PTAB 手 続 の 帰 着 IPR, PGR 及 びCBMにおける 和 解 法 の 根 拠 は 特 許 法 第 371 条 (IPR) 及 び 特 許 法 第 327 条 (PRG)であ り 規 則 42.74に 規 定 当 事 者 はいかなる 問 題 も 和 解 することができるが PTABは 和 解 の 当 事 者 ではなく 裁 判 管 轄 特 許 性 又 は 米 国 特 許 商 標 庁 手 続 の 問 題 を 独 自 に 決 定 することができ 和 解 が 手 続 きの 遅 い 時 期 に 行 われ た 場 合 は PTABは 最 終 決 定 を 出 すことが 可 能 必 ず 書 面 で 行 う 正 謄 本 をPTABに 提 出 同 意 を 伴 った 請 求 により 秘 密 扱 いとできるが 書 面 による 請 求 により 政 府 機 関 に 又 は 料 金 ($400.00) 及 び 正 当 な 理 由 を 伴 った 書 面 に よる 請 求 により 他 人 にも 利 用 可 能 となる 手 続 が 申 立 人 によって 終 了 した 場 合 禁 反 言 の 適 用 なし 66

67 67 Resolving PTAB Proceedings

68 PTAB 手 続 の 帰 着 AIA 和 解 及 び 不 利 な 判 断 和 解 不 利 な 判 断 最 終 書 面 決 定 68

69 Resolving PTAB Proceedings Settlement in DERs Settlement possible, but PTAB is not party to settlement and can still decide questions of jurisdiction, patentability or PTO practice. Binding arbitration is possible subject to PTAB rule requirements. Decision by PTAB can correct naming of inventor of any application or patent. Appeal to Court of Appeals for the Federal Circuit or U.S. District Court. No statutory estoppel provisions. 69

70 PTAB 手 続 の 帰 着 DERにおける 和 解 和 解 は 可 能 しかし PTABは 和 解 の 当 事 者 ではなく なおも 裁 判 管 轄 特 許 性 又 は 米 国 特 許 商 標 庁 手 続 の 問 題 を 決 定 することができる PTAB 規 則 の 要 件 に 従 って 拘 束 力 ある 調 停 も 可 能 PTABの 決 定 は 出 願 又 は 特 許 の 発 明 者 の 名 称 を 訂 正 可 上 訴 は 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 又 は 米 国 地 方 裁 判 所 へ 法 定 の 禁 反 言 規 定 なし 70

71 71 Statistics (September 18, 2014)

72 統 計 (2014 年 9 月 18 日 ) AIA 申 立 処 分 審 判 開 始 数 併 合 開 始 率 拒 絶 開 始 決 定 の 合 計 数 72

73 Statistics (September 18, 2014) IPR Petitions filed - 1,798 (72% electrical/computer technology area) Percentage of trials instituted 87% FY 2013 and 76% FY 2014 Final Written Decisions 118 CBM Petitions filed 218 Percentage of trials instituted 82% FY 2013 and 74% FY 2014 Final Written Decisions 14 PGR Petitions filed 2 DER Petitions filed

74 統 計 (2014 年 9 月 18 日 ) IPR 提 出 された 申 立 - 1,798 (72% が 電 気 /コンピュータ 技 術 分 野 ) 開 始 された 審 理 の 割 合 87% 2013 会 計 年 度 及 び76% 2014 会 計 年 度 最 終 書 面 決 定 118 CBM 提 出 された 申 立 218 開 始 された 審 理 の 割 合 82% 2013 会 計 年 度 及 び74% 2014 会 計 年 度 最 終 書 面 決 定 14 PGR 提 出 された 申 立 2 DER 提 出 された 申 立

75 Strategic Considerations District Court litigation vs. PTAB trial Presumption of validity vs. no presumption of validity. Burden of Proof Clear and convincing vs. preponderance of evidence. Claim Construction Ordinary and customary meaning based on intrinsic and extrinsic evidence vs. broadest reasonable construction. Decision Maker Judge/jury vs. Panel of 3 Administrative Patent Judges. Issues to be resolved Complexity of technology. Assertion of willful infringement. Inequitable conduct. 75

76 戦 略 的 検 討 地 裁 訴 訟 vs. PTAB 審 理 有 効 性 の 推 定 vs. 有 効 性 の 推 定 なし 立 証 責 任 明 確 かつ 説 得 力 ある vs. 証 拠 の 優 越 クレーム 解 釈 内 在 及 び 外 在 証 拠 に 基 づく 通 常 かつ 慣 用 的 意 味 vs. 最 も 広 い 合 理 的 解 釈 決 定 者 裁 判 官 / 陪 審 員 vs. 3 名 の 行 政 特 許 判 事 の 合 議 体 解 決 すべき 問 題 技 術 の 複 雑 さ 故 意 侵 害 の 主 張 不 公 正 行 為 76

77 Strategic Considerations District Court litigation vs. PTAB trial (cont d) Timing Depends on court varying from less than one year to multiple years vs. one year with possible 6 month extension. Discovery Extensive vs. Limited. More burdensome on one of parties (e.g., non-practicing entity vs. established manufacturing company) vs. relatively equal burden. Potential Claim Amendments to Overcome Prior Art Cost Not possible in litigation vs. possible under certain circumstances (intervening rights may be applicable). Millions of dollars vs. hundreds of thousands of dollars. 77

78 戦 略 的 検 討 地 裁 訴 訟 vs. PTAB 審 理 ( 続 き) タイミング 裁 判 所 による 1 年 未 満 から 複 数 年 で 変 動 vs. 1 年 6ヶ 月 の 延 長 あり ディスカバリー 広 い vs. 限 定 的 一 方 の 当 事 者 により 負 担 がかかる ( 例 えば 不 実 施 主 体 vs. 設 立 され た 製 造 会 社 ) vs. 比 較 的 均 等 な 負 担 先 行 技 術 を 越 えるためのクレーム 補 正 の 可 能 性 費 用 訴 訟 手 続 中 は 不 可 vs. 所 定 の 状 況 下 で 可 能 ( 中 用 権 が 適 用 され 得 る) 数 百 万 ドル( 数 億 円 ) vs. 数 十 万 ドル( 約 数 千 万 円 ) 78

79 PTAB Considerations Date of patent If pre-aia (effective filing date of all claims at all times prior to March 16, 2013) then PGR not available. Type of patent If claims do not relate to a method or apparatus for performing data processing or other operations used in financial product or service then CBM is not available. However, if one claim qualifies for CBM, all claims can be included in CBM. Invalidation grounds 35 U.S.C. 101 (e.g., claims relating to abstract idea or product of nature) or 35 U.S.C. 112 then IPR not available. 35 U.S.C. 102(e) art relied on then CBM not available. 79

80 PTABの 検 討 特 許 の 日 プレ-AIA( 全 てのクレームの 有 効 出 願 日 が 全 ての 時 点 において201 3 年 3 月 16 日 よりも 前 )の 場 合 PGRは 利 用 できない 特 許 の 種 類 クレームがデータ 処 理 又 は 金 融 商 品 若 しくはサービスに 使 用 する 他 の 操 作 を 行 うための 方 法 又 は 装 置 と 関 係 がない 場 合 CBMは 利 用 できない 但 し 一 つのクレームがCBM 適 格 を 有 する 場 合 全 ての クレームをCBMに 含 めることができる 無 効 理 由 特 許 法 第 101 条 ( 例 えば 抽 象 的 アイデア 又 は 天 然 物 に 関 するクレ ーム) 又 は 特 許 法 第 112 条 は IPRが 利 用 できない 特 許 法 第 102 条 (e) 文 献 に 依 拠 する 場 合 CBMは 利 用 できない 80

81 PTAB Considerations Prior Litigation Activity Petitioner filed civil action challenging validity of a claim of the patent IPR and PGR not available. Petitioner served with complaint more than one year prior to filing petition IPR and PGR not available Exception If a petition for IPR or PGR is filed by a different petitioner and granted, can join the proceeding even if petition is filed more than one year after service on the petitioner, but motion for joinder must be filed within one month of institution of trial (i.e., granting of the petition of the different petitioner). Sued or charged with infringement If not, then CBM is not available. 81

82 PTABの 検 討 訴 訟 前 活 動 申 立 人 が 特 許 のクレームの 有 効 性 を 問 題 とする 民 事 訴 訟 を 提 起 した 場 合 - IPR 及 びPGRは 利 用 できない 申 立 前 に 申 立 人 が 訴 状 送 達 を 受 けてから1 年 を 越 えている 場 合 - IPR 及 びPGRは 利 用 できない 例 外 IPR 又 はPGRの 申 立 が 異 なる 申 立 人 によって 提 出 され 認 可 された 場 合 たとえ 申 立 人 に 送 達 されてから1 年 よりも 後 に 申 立 が 提 出 されたとしても 手 続 に 参 加 できる 但 し 審 理 開 始 から1 月 以 内 に 併 合 のモーションを 提 出 しなければならない( 即 ち 異 なる 申 立 人 の 申 立 の 許 可 ) 侵 害 として 訴 えられ 又 は 攻 撃 された 場 合 そうでなければ CBMは 利 用 できない 82

83 PTAB Considerations Post PTAB Activity Final Written Decision by PTAB in IPR or PGR prevents raising issues that were actually raised or that reasonably could have been raised during the proceeding in a subsequent proceeding before a district court, the USPTO or the ITC. Final Written Decision by PTAB in CBM prevents raising issues that were actually raised or that reasonably could have been raised during the proceeding in a subsequent proceeding before the USPTO. 83

84 PTABの 検 討 PTAB 後 の 活 動 IPR 又 はPGRでの PTABによる 最 終 書 面 決 定 により 手 続 き 中 に 実 際 に 提 起 した 又 は 合 理 的 に 提 起 し 得 た 問 題 を その 後 の 地 方 裁 判 所 米 国 特 許 商 標 庁 (USPTO) 又 は 米 国 国 際 貿 易 委 員 会 (ITC )の 手 続 において 提 起 できなくなる CBMでの PTABによる 最 終 書 面 決 定 により 手 続 き 中 に 実 際 に 提 起 した 又 は 合 理 的 に 提 起 し 得 た 問 題 を その 後 の 米 国 特 許 商 標 庁 (USPTO)の 手 続 において 提 起 できなくなる 84

85 85 QUESTIONS?

86 86 質 疑 応 答