特 許 法 改 正 ( 職 務 発 明 制 度 の 見 直 し)の 施 行 2016 年 4 月 号 (Vol.1) Ⅰ. はじめに Ⅱ. 改 正 の 内 容 及 び 実 務 上 の 留 意 点 Ⅲ. おわりに 森 濱 田 松 本 法 律 事 務 所 弁 護 士 飯 塚 卓 也 TEL. 03 5223 7724 takuya.iizuka@mhmjapan.com 弁 護 士 上 村 哲 史 TEL. 03 6266 8508 tetsushi.kamimura@mhmjapan.com 弁 護 士 田 中 浩 之 TEL. 03 6266 8597 hiroyuki.tanaka@mhmjapan.com Ⅰ. はじめに 本 年 4 月 1 日 より 平 成 27 年 特 許 法 改 正 ( 特 許 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 : 平 成 27 年 法 律 第 55 号 )による 職 務 発 明 制 度 の 改 正 法 が 施 行 されました また 改 正 法 の 施 行 に 合 わせて 35 条 5 項 の 規 定 により 考 慮 すべき 状 況 等 に 関 する 事 項 を 定 めた 指 針 (ガイドライン)もまもなく 告 示 される 見 込 みです( 執 筆 日 である 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 では 未 告 示 ) そこで 本 ニュースレターでは その 改 正 の 概 要 及 び 実 務 上 の 留 意 点 を 中 心 に 取 り 上 げます Ⅱ. 改 正 の 内 容 及 び 実 務 上 の 留 意 点 1. 特 許 を 受 ける 権 利 を 使 用 者 等 に 原 始 的 に 帰 属 させることが 可 能 に 旧 法 では 職 務 発 明 に 関 する 特 許 を 受 ける 権 利 は すべて 発 明 を 行 った 従 業 者 等 に 原 始 帰 属 していました 旧 法 の 下 でも 契 約 勤 務 規 則 その 他 の 定 めにおいてあ らかじめ 使 用 者 等 に 特 許 を 受 ける 権 利 等 を 承 継 させることを 定 めることで その 特 許 を 受 ける 権 利 を 使 用 者 等 に 承 継 させることはできましたが( 法 35 条 2 項 反 対 解 釈 ) その 場 合 でも 特 許 を 受 ける 権 利 が 使 用 者 等 に 原 始 帰 属 するわけではあり ませんでした これに 対 し 改 正 法 では 契 約 勤 務 規 則 その 他 の 定 めにおいてあらかじめ 使 用 者 等 に 特 許 を 受 ける 権 利 を 取 得 させることを 定 めたときは その 特 許 を 受 ける 権 利 を その 発 生 した 時 から 使 用 者 等 に 原 始 帰 属 させることができるようになりました ( 法 35 条 3 項 ) 契 約 勤 務 規 則 その 他 の 定 めにおいてあらかじめ 使 用 者 等 に 特 許 を 受 ける 権 利 を
取 得 させることを 定 めていない 場 合 には 現 行 法 と 同 様 特 許 を 受 ける 権 利 は 従 業 者 等 に 原 始 的 に 帰 属 することになります 典 型 的 には 使 用 者 等 から 従 業 者 等 に 通 知 したものに 限 って 特 許 を 受 ける 権 利 を 従 業 者 等 から 承 継 するといような 定 めを 置 いていた 場 合 がこれにあたります なお 承 継 譲 渡 といった 従 来 型 の 文 言 による 当 然 承 継 譲 渡 を 予 約 する 定 めをそのまま 維 持 していた 場 合 でも あらかじめ 取 得 させる (35 条 3 項 )には 予 約 による 承 継 譲 渡 も 含 まれるとの 解 釈 により 当 然 に 原 始 帰 属 に 読 み 替 えられる 可 能 性 がありますので その 点 には 留 意 が 必 要 です 2. 使 用 者 等 への 原 始 帰 属 のメリット 及 び 留 意 事 項 使 用 者 等 への 特 許 を 受 ける 権 利 の 原 始 帰 属 を 選 択 した 場 合 使 用 者 等 には 以 下 の 2 つのメリットがあると 考 えられます 1 従 業 者 等 が 特 許 を 受 ける 権 利 を 使 用 者 等 以 外 の 第 三 者 へ 二 重 譲 渡 した 場 合 に は 使 用 者 等 が 権 利 を 取 得 することができない 可 能 性 があるという 問 題 の 解 消 ( 原 始 帰 属 とした 場 合 には 二 重 譲 渡 とはならないので 出 願 を 対 抗 要 件 とする 特 許 法 34 条 は 適 用 されず 当 該 第 三 者 の 出 願 は 冒 認 出 願 として 処 理 されます ) 2 共 同 研 究 等 において 特 許 を 受 ける 権 利 が 複 数 の 発 明 者 の 共 有 に 係 る 場 合 にお いて 自 社 の 発 明 者 の 権 利 の 持 分 を 当 該 発 明 者 から 自 社 が 取 得 するとの 定 めを 置 い ていても 他 社 の 発 明 者 が 同 意 しなければ 自 社 の 発 明 者 から 特 許 を 受 ける 権 利 を 承 継 することができないという 問 題 の 解 消 ( 原 始 帰 属 とした 場 合 は 譲 渡 とはなら ないので 持 分 譲 渡 への 同 意 を 定 める 33 条 3 項 は 適 用 されず 他 社 の 発 明 者 の 同 意 は 不 要 です ) もっとも 原 則 としては 使 用 者 等 が 特 許 を 受 ける 権 利 を 取 得 すると 明 記 しつつ も 但 書 等 において 使 用 者 等 が 不 要 と 判 断 した 発 明 の 特 許 を 受 ける 権 利 について は 例 外 的 に 従 業 者 等 に 特 許 を 受 ける 権 利 が 帰 属 するというような 留 保 条 項 を 置 こ うとすると 1 一 旦 は 使 用 者 等 への 原 始 取 得 が 生 じる 結 果 使 用 者 等 には 法 定 通 常 実 施 権 が 成 立 しないと 解 される 可 能 性 があること 及 び2 権 利 の 原 始 帰 属 により 従 業 者 等 に 一 旦 は 相 当 の 利 益 請 求 権 が 発 生 したと 解 されることになる 可 能 性 があ ることに 留 意 が 必 要 です そのため 原 始 帰 属 を 選 択 する 際 にこのような 留 保 条 項 を 置 く 場 合 には 職 務 発 明 規 程 上 これらの 問 題 点 を 解 消 するための 手 当 をしておく 必 要 があると 考 えられ ます 3. 従 業 者 等 に 対 する 相 当 の 利 益 の 付 与 旧 法 では 従 業 者 等 が 使 用 者 等 に 特 許 を 受 ける 権 利 等 を 承 継 等 させた 場 合 には 従 業 者 等 は 相 当 の 対 価 の 支 払 いを 受 ける 権 利 を 有 するとされていました
これに 対 し 改 正 法 では 従 業 者 等 が 使 用 者 等 に 特 許 を 受 ける 権 利 等 を 取 得 等 さ せた 場 合 には 相 当 の 利 益 として 相 当 の 金 銭 その 他 の 経 済 上 の 利 益 を 受 け る 権 利 を 有 するとされています(35 条 4 項 ) これにより 従 業 員 等 は 金 銭 以 外 の 経 済 上 の 利 益 を 受 けられることが 条 文 上 明 確 になっています 金 銭 その 他 の 経 済 上 の 利 益 としては 4 で 後 述 するガイドラインでは 使 用 者 等 負 担 による 留 学 の 機 会 の 付 与 ストックオプションの 付 与 金 銭 的 処 遇 の 向 上 を 伴 う 昇 進 又 は 昇 格 法 令 及 び 就 業 規 則 所 定 の 日 数 期 間 を 超 える 有 給 休 暇 の 付 与 職 務 発 明 に 係 る 特 許 権 についての 専 用 実 施 権 の 設 定 又 は 通 常 実 施 権 の 許 諾 等 の 例 が 挙 げられています もっとも 不 合 理 性 (35 条 5 項 )や 労 働 契 約 法 上 の 労 働 条 件 不 利 益 変 更 禁 止 の 原 則 ( 同 法 9 条 ) 等 の 観 点 から このような 非 金 銭 的 インセンティブの 導 入 や 実 質 的 な 切 り 下 げを 伴 うインセンティブの 内 容 変 更 には 慎 重 な 検 討 が 必 要 です 4. 指 針 (ガイドライン)の 策 定 公 表 改 正 法 においても 旧 法 の 場 合 と 同 様 契 約 勤 務 規 則 その 他 の 定 めにおいて 相 当 の 利 益 について 定 める 場 合 には 35 条 5 項 所 定 の 諸 要 素 を 考 慮 して その 定 めたところにより 相 当 の 利 益 を 与 えることが 不 合 理 と 認 められるものであって はならないとされています(35 条 5 項 ) 改 正 法 では 経 済 産 業 大 臣 は 発 明 を 奨 励 するため 産 業 構 造 審 議 会 の 意 見 を 聴 いて 35 条 5 項 の 規 定 により 考 慮 すべき 状 況 等 に 関 する 事 項 について 指 針 (ガ イドライン)を 定 め これを 公 表 するとされています(35 条 6 項 ) ガイドライン 案 は 既 に 公 表 されており 改 正 法 の 施 行 を 受 けて 間 もなく 告 示 され る 見 込 みです ガイドラインは 以 下 のとおりの 構 成 内 容 となっています 第 一 の 本 指 針 策 定 の 目 的 で 35 条 が 手 続 重 視 であるという 原 則 が 改 めて 明 確 にされています 第 二 の 適 正 な 手 続 において は 以 下 の 内 容 となっています 一 総 論 では 1 同 法 35 条 5 項 から 7 項 の 具 体 的 な 意 味 2 基 準 の 策 定 並 びに 形 式 及 び 内 容 3 相 当 の 利 益 の 内 容 の 決 定 方 法 が 説 明 されています ここ では 相 当 の 利 益 の 内 容 の 決 定 にあたり 職 務 発 明 に 係 る 相 当 の 対 価 の 内 容 をめぐ る 裁 判 例 を 必 ずしも 参 考 にする 必 要 はなく 売 上 高 等 との 実 績 に 応 じた 方 式 で 決 定 されなければ 不 合 理 性 が 認 められるというわけではないこと 等 が 明 記 され また 上 限 額 の 定 めを 置 いたからといって 直 ちに 不 合 理 性 を 肯 定 する 方 向 に 働 くことは ないこと 等 も 明 記 されました このように ガイドラインでは 相 当 の 利 益 に ついて 当 事 者 が 従 業 者 等 の 発 明 のインセンティブに 資 する 限 りにおいて 自 主 的 に 決 定 できることがより 明 確 にされました
二 協 議 について では 1 協 議 の 対 象 者 2 協 議 の 方 法 3 協 議 の 程 度 が 説 明 されています ここでは 協 議 とは 基 準 を 策 定 する 場 合 において そ の 策 定 に 関 して 基 準 の 適 用 対 象 となる 職 務 発 明 をする 従 業 者 等 又 はその 代 表 者 と 使 用 者 等 との 間 で 行 われる 話 合 い( 書 面 や 電 子 メール 等 によるものを 含 む ) 全 般 を 意 味 することが 明 示 されています 三 開 示 について では 1 開 示 の 対 象 者 2 開 示 の 方 法 3 開 示 の 程 度 が 説 明 されています ここでは 開 示 とは 策 定 された 基 準 を 当 該 基 準 が 適 用 される 各 従 業 者 等 に 対 して 提 示 することを 意 味 することが 明 示 されています 四 意 見 の 聴 取 について では 1 意 見 の 聴 取 の 対 象 者 2 意 見 の 聴 取 の 方 法 3 意 見 の 聴 取 の 程 度 が 説 明 されています ここでは 意 見 の 聴 取 とは 職 務 発 明 に 係 る 相 当 の 利 益 について 定 めた 契 約 勤 務 規 則 その 他 の 定 めに 基 づい て 具 体 的 に 特 定 の 職 務 発 明 に 係 る 相 当 の 利 益 の 内 容 を 決 定 する 場 合 に その 決 定 に 関 して 当 該 職 務 発 明 をした 従 業 者 等 から 意 見 ( 質 問 や 不 服 等 を 含 む )を 聴 くことを 意 味 することが 明 示 されています 五 基 礎 資 料 について では 不 合 理 性 の 判 断 の 基 礎 となる 資 料 の 管 理 保 管 について 説 明 されています 第 三 の その 他 では 金 銭 以 外 の 相 当 の 利 益 を 与 える 場 合 の 手 続 基 準 を 改 定 する 場 合 の 手 続 新 入 社 員 等 退 職 者 に 対 する 手 続 中 小 企 業 等 大 学 におけ る 手 続 等 について 定 められています 第 四 では 職 務 考 案 及 び 職 務 創 作 意 匠 における 準 用 について 定 められています 以 上 のとおり ガイドラインの 内 容 は 従 前 の 新 職 務 発 明 制 度 における 手 続 事 例 集 に 比 して 詳 細 かつ 具 体 的 な 内 容 になっており 実 務 上 も 参 考 になります Ⅲ. おわりに 以 上 の 改 正 やガイドラインの 内 容 を 踏 まえて 各 企 業 においては 職 務 発 明 規 程 の 見 直 しの 要 否 及 び 内 容 について 検 討 する 必 要 があると 考 えられます かかる 検 討 にあたっては 1 職 務 発 明 に 関 する 特 許 を 受 ける 権 利 を 使 用 者 等 の 原 始 帰 属 とするか 従 業 者 等 の 原 始 帰 属 とするか 2 相 当 の 利 益 の 内 容 をどのよう なものとするか 3 具 体 的 な 条 項 の 文 案 をどうするか 4 改 定 の 手 続 きをどうするか などを 順 に 検 討 していくとよいでしょう ( 弁 護 士 飯 塚 卓 也 弁 護 士 上 村 哲 史 弁 護 士 田 中 浩 之 )
セミナー 文 献 情 報 セミナー 第 144 回 ビジネスロー 研 究 会 職 務 発 明 制 度 改 正 に 伴 う 実 務 対 応 の ポイント 開 催 日 時 2016 年 4 月 13 日 ( 水 )15:00~17:00 講 師 飯 塚 卓 也 田 中 浩 之 主 催 森 濱 田 松 本 法 律 事 務 所 セミナー モバイルビジネス 講 座 法 務 知 財 編 コンテンツビジネス 関 連 法 律 開 催 日 時 講 師 主 催 2016 年 4 月 19 日 ( 火 )13:00~17:00 飯 田 耕 一 郎 一 般 社 団 法 人 モバイル コンテンツ フォーラム(MCF) セミナー ドローンの 活 用 と 法 的 留 意 点 開 催 日 時 講 師 主 催 2016 年 4 月 19 日 ( 火 )13:30~16:00 戸 嶋 浩 二 林 浩 美 株 式 会 社 日 本 ナレッジセンター セミナー ニコニコ 超 会 議 2016 ~TPP 導 入 でぼくたちの 創 作 活 動 はどうな る~ 開 催 日 時 講 師 主 催 2016 年 4 月 29 日 ( 金 )14:00~15:30 池 村 聡 ニコニコ 超 会 議 実 行 委 員 会 日 本 ネットクリエイター 協 会 セミナー 知 的 財 産 権 をめぐる 契 約 条 項 の 基 本 と 実 務 開 催 日 時 講 師 主 催 2016 年 5 月 17 日 ( 火 )13:30~16:30 上 村 哲 史 株 式 会 社 商 事 法 務 本 著 作 権 法 コンメンタール( 全 3 巻 )[ 第 2 版 ] (2015 年 12 月 刊 ) 出 版 社 勁 草 書 房 松 田 政 行 齋 藤 浩 貴 山 元 裕 子 池 村 聡 上 村 哲 史 論 文 産 学 連 携 の 契 約 に 関 する 留 意 点 砥 粒 加 工 学 会 誌 第 60 巻 第 1 号 三 好 豊
論 文 シンガポール 国 家 依 存 症 管 理 機 構 (NAMS)の 組 織 サービス 及 び 機 能 等 警 察 政 策 学 会 資 料 第 84 号 齋 藤 尚 雄 論 文 Robotics 法 律 相 談 室 セグウェイのようなパーソナルモビリティ ーは 公 道 での 走 行 や 実 証 実 験 が 可 能 なのか 日 経 Robotics 2016 年 3 月 号 戸 嶋 浩 二 論 文 二 次 創 作 と 著 作 権 にまつわるエトセトラ 月 刊 コピライト 2016 年 3 月 号 池 村 聡 論 文 Doing business in Japan Practical Law Company 2016 年 3 月 に web 掲 載 関 口 健 一 東 陽 介 小 山 浩 論 文 TPP と 知 的 財 産 企 業 会 計 Vol.68 No.4 池 村 聡 論 文 知 財 判 例 速 報 写 真 についての 著 作 権 の 帰 属 東 京 地 判 平 成 27 12 9 ジュリスト 1491 号 2016 年 4 月 号 田 中 浩 之 NEWS 日 本 経 済 新 聞 の 2015 年 企 業 法 務 弁 護 士 調 査 にて 高 い 評 価 を 得 ました 日 本 経 済 新 聞 社 による 第 11 回 企 業 法 務 弁 護 士 調 査 の 2015 年 に 活 躍 した 弁 護 士 ランキング( 企 業 が 選 ぶ 弁 護 士 ランキング 及 び 総 合 ランキング( 企 業 票 + 弁 護 士 票 ))において 情 報 管 理 分 野 で 当 事 務 所 の 弁 護 士 が 以 下 の 通 り 選 ばれまし た 情 報 管 理 分 野 横 山 経 通 弁 護 士 ( 企 業 8 位 総 合 7 位 ) 飯 田 耕 一 郎 弁 護 士 ( 企 業 5 位 総 合 6 位 ) 武 川 丈 士 弁 護 士 ( 企 業 8 位 ) 上 村 哲 史 弁 護 士 ( 企 業 8 位 総 合 9 位 )
新 人 弁 護 士 (26 名 )が 入 所 しました MHM ジャカルタデスク 開 設 のご 挨 拶 森 濱 田 松 本 法 律 事 務 所 は インドネシアのジャカルタに MHM デスクを 開 設 す ることを 決 定 いたしました 経 済 成 長 著 しい ASEAN 諸 国 の 中 でも 最 大 の 人 口 を 擁 するインドネシアは 多 くの 日 本 企 業 にとって 非 常 に 重 要 な 海 外 事 業 拠 点 として 位 置 づけられており 日 本 企 業 のインドネシアにおけるビジネス 活 動 はより 重 要 性 を 増 し 多 様 化 してき ています インドネシアは 他 の ASEAN 諸 国 と 比 しても 重 要 な 法 令 改 正 が 頻 繁 に 行 われ 当 局 による 運 用 の 裁 量 も 大 きいことから 進 出 段 階 及 び 進 出 後 の 現 地 でのオペレーションいずれの 側 面 においても 的 確 に 法 令 及 び 運 用 を 理 解 した 上 でビジネス 活 動 を 行 う 必 要 性 が 非 常 に 高 い 国 と 言 えます 森 濱 田 松 本 法 律 事 務 所 は 従 来 からアジア 諸 国 を 含 む 海 外 に 積 極 的 に 弁 護 士 を 派 遣 し いち 早 く 中 国 ( 北 京 上 海 ) シンガポール ミャンマーへの 進 出 を 果 たし 昨 年 にはタイにオフィスを 設 けております 当 事 務 所 は これらの 活 動 を 通 じて 培 った 新 興 国 特 有 の 諸 問 題 にかかわるノウハウと 豊 富 なクロスボーダー 案 件 の 経 験 を 活 かして グローバルにビジネスを 展 開 されているクライアントの 皆 様 へリーガル サービスを 提 供 してまいりました このような 体 制 をより 一 層 拡 充 し アジアの 最 前 線 でのクライアントの 皆 様 のビジネスにより 貢 献 するため に 今 般 アジアの 新 興 国 の 中 でも 最 も 成 長 著 しいインドネシアにおいて 提 携 関 係 を 有 している ARFIDEA KADRI SAHETAPY-ENGEL TISNADISASTRA 法 律 事 務 所 (AKSET Law)に 当 事 務 所 の 弁 護 士 が 常 駐 するデスクを 設 けることに したものです MHM ジャカルタデスクは AKSET Law のオフィス 内 に 設 置 され 同 オフィスに 駐 在 する 当 事 務 所 の 弁 護 士 が AKSET Law と 一 体 となって インドネシア 案 件 に 関 するリーガル サービスを 提 供 いたします 当 事 務 所 は 2012 年 よりイン ドネシアに 弁 護 士 を 派 遣 し 2014 年 からは AKSET Law に 竹 内 哲 弁 護 士 が 駐 在 しインドネシア 業 務 をサポートしておりましたが 今 回 の AKSET Law との 提 携 関 係 の 強 化 に 伴 い 同 弁 護 士 は AKSET Law から 更 なるバックアップを 受 け 同 事 務 所 の 圧 倒 的 なノウハウを 活 用 しながら より 充 実 したサービスを 提 供 いたしま す また 竹 内 哲 弁 護 士 に 加 えて 今 年 中 ごろには 細 川 怜 嗣 弁 護 士 が 赴 任 予 定 で す 当 事 務 所 は 今 後 とも 東 京 大 阪 名 古 屋 福 岡 北 京 上 海 シンガポール バンコク ヤンゴン そして 新 たに 加 わるジャカルタの 各 拠 点 全 弁 護 士 が 一 丸
となって より 一 層 クライアントの 皆 様 のお 役 に 立 てるよう 尽 力 してまいります ので 何 卒 よろしくお 願 い 申 し 上 げます Who's Who Legal: TMT 2016 にて 高 い 評 価 を 得 ました Who's Who Legal: TMT 2016 において 日 本 を 代 表 する 弁 護 士 として 当 事 務 所 の 小 野 寺 良 文 弁 護 士 が 選 ばれました Chambers Asia 2016 にて 高 い 評 価 を 得 ました Chambers Asia 2016 で 当 事 務 所 は Intellectual Property(Band 2)を 含 む 16 の 分 野 で 上 位 グループにランキングされ 三 好 豊 をはじめ 33 名 の 弁 護 士 が 各 分 野 で 日 本 を 代 表 する 弁 護 士 に 選 ばれました また 当 事 務 所 のヤンゴンオフィス は 日 本 の 法 律 事 務 所 として 唯 一 GENERAL BUSINESS LAW: INTERNATIONAL FIRMS MYANMAR の 分 野 でランクイン 致 しました The Seventh Edition of Best Lawyers in Japan にて 高 い 評 価 を 得 ました Best Lawyers(ベスト ロイヤー)による The Seventh Edition of Best Lawyers in Japan において Intellectual Property の 分 野 で 内 田 晴 康 松 田 政 行 飯 塚 卓 也 齋 藤 浩 貴 横 山 経 通 三 好 豊 および 小 野 寺 良 文 が 選 ばれました パートナーおよびオブ カウンセル 就 任 のお 知 らせ 本 年 1 月 1 日 付 にて 下 記 の 6 名 の 弁 護 士 がパートナーに 就 任 致 しました パートナー 秋 本 誠 司 岡 谷 茂 樹 横 田 真 一 朗 熊 谷 真 和 大 野 志 保 松 下 憲 また 同 日 付 で 3 名 の 弁 護 士 がオブ カウンセルに 就 任 致 しました オブ カウンセル 池 村 聡 玄 場 光 浩 佐 伯 優 仁 今 後 ともクライアントの 皆 様 により 良 いリーガル サービスを 提 供 するため 日 々 研 鑽 に 努 めて 参 ります 引 き 続 きご 指 導 ご 鞭 撻 のほど 宜 しくお 願 いいたし ます
名 古 屋 オフィス 移 転 のお 知 らせ 弁 護 士 法 人 森 濱 田 松 本 法 律 事 務 所 名 古 屋 オフィスは 2015 年 9 月 より 業 務 を 行 っ て 参 りましたが この 度 2016 年 3 月 1 日 より 下 記 に 移 転 いたしましたのでご 案 内 申 し 上 げます 移 転 先 : 愛 知 県 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁 目 28 番 12 号 大 名 古 屋 ビルヂング 23 階 TEL:052-446-8660( 代 表 ) / FAX:052-446-8661( 代 表 ) 各 弁 護 士 の TEL FAX に 変 更 はございません ( 当 事 務 所 に 関 するお 問 い 合 せ) 森 濱 田 松 本 法 律 事 務 所 広 報 担 当 mhm_info@mhmjapan.com 03-6212-8330 www.mhmjapan.com