Year 2010 in Review

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あゆみしげい
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1 モバイル特許戦争 FRAND 条項ライセンス東京モーニングブリーフィング 2013 年 5 月 30 日萩原弘之 Ropes & Gray, Tokyo hiroyuki.hagiwara@ropesgray.com マックスウェルフォックス Ropes & Gray, Tokyo maxwell.fox@ropesgray.com スティーブンバックマン Ropes & Gray, Washington, D.C. steven.baughman@ropesgray.com LLP This information should not be construed as legal advice or a legal opinion on any specific facts or circumstances. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute, a lawyer-client relationship. The contents are intended for general informational purposes only, and you are urged to consult your own lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.

2 本日の講義内容 : 競合他社間の訴訟モバイル特許戦争標準必須特許と FRAND ライセンス 2

3 過去の特許戦争過去の特許戦争 : ステント戦争 (1990 年代現在も進行中 ) ライト兄弟特許戦争 (1890 年代前半 ) 電話特許戦争 (1870 年代年代 ) ミシン戦争 (1850 年代 ) 3

4 代表訴訟事例 : 訴訟提起日 4

5 モバイル特許戦争における初期係争 Motorola v. RIM 2008 年 2 月地方裁判所及び ITC( 国際貿易委員会 ) において Motorola 社が以前にライセンスされていた特許につき RIM 社を提訴同日に RIM 社は Motorola 社を特許侵害 RAND ライセンス及び先行ライセンスの契約違反として提訴 2010 年 6 月 11 日当事者間にて和解が成立し RIM 社はライセンス料の前払い及び継続的な実施料の支払いに合意 Nokia v. Apple 2009 年 10 月 Nokia 社は GSM UMTS 及び WiFi 規格に関する 10 件の特許に関して Apple 社を提訴 Apple 社は反訴を提起し双方は ITC において互いを告訴 2011 年 6 月 14 日に和解が成立し Apple 社は前払い金及び継続的な実施料の支払いに合意 5

6 Apple v. HTC 2010 年 3 月 2 日 Apple 社はデラウェア地方裁判所及び ITC においてアンドロイドを基盤とした携帯電話製造業者を起訴 (2010 年 3 月 2 日 ) 337-TA-710 における ITC 最終決定 ( 2011 年 12 月 19 日 ): HTC 社は 1 件の特許を侵害している HTC 社の携帯電話は排除命令対象とされたが同社に対し命令施行前の4ヶ月間を設計変更 (design around) 期間として与えられる (2011 年 12 月 19 日 ) Apple 社は携帯電話に対する命令の施行を求め提訴 2012 年 7 月 2 日委員会は正式に執行手続きを開始し 2012 年 12 月 13 日和解契約により終結 337-TA-721における ITC 最終決定 ( 2012 年 2 月 17 日 ): Apple 社によるSection337 侵害は認められない 2012 年 7 月 4 日英国高等法院 :Apple 社の特許 3 件が無効 1 件は非侵害 6

7 Oracle v. Google 2010 年 8 月 :Oracle 社が競合他社として初めてアンドロイドに関して Google 社を直接提訴 (N.D. CA Case No. 4:10-cv-3561) 他の訴訟は機器メーカーを提訴したものだった Oracle 社は Google 社が特許 7 件及び同社が Sun Microsystems 社より取得した Java の著作権を侵害したとして提訴ケースが公判に至るまでに Oracle 社は殆どの特許クレーム ( 主張された特許 7 件のうち 5 件 ) を取り下げた Oracle 社は公判日を確保するために再審過程において最終的に拒絶された特許 5 件を確定力のある決定として取り下げざるを得なかった争点は 2 度の陪審裁判及び裁判所判決により決定された : 特許非侵害著作権を取得したコードのうち 9 行に関してのみ侵害を認める主張された API( アプリケーションプログラミングインターフェース ) は著作権対象外 7

8 Motorola v. Apple (N.D. Ill.) Motorola 社はイリノイ州北部地区裁判所フロリダ州南部地区裁判所及び ITC において Apple 社を提訴 Apple 社はウィスコンシン州西部地区裁判所と ITC において提訴 ITC における訴訟 2012 年 3 月 16 日最終決定 (337-TA-750): Apple 社の特許 3 件につき Motorola 社による Section 337 違反は認められない 2012 年 9 月 17 日委員会意見書 (337-TA-745 ): 特許 3 件につき Apple 社による Section337 の違反は認められない 1 件の特許に関しては差し戻しイリノイ州北部地区裁判所の Posner 判事によりケースが統合された (No 1:11-cv-8540) 2012 年 6 月 7 日 Posner 判事は双方の損害賠償の専門家による証言を除外したものの 2012 年 6 月 13 日差し止めに関するヒアリングの開催に同意 2012 年 6 月 22 日付命令 : FRAND を考慮すると Apple 社が FRAND 条件を満たすロイヤリティの支払いを拒まない限り同社による 898[ 特許 ] 侵害の禁止を命じることは正当化できない 8

9 Motorola v. Apple (W.D. WI) Motorola 社は ITC において特許を侵害したとして Apple 社を提訴 Apple 社は Motorola 社に反訴 2011 年 3 月 11 日にウィスコンシン州西部地区裁判所に当反訴を移送裁判所は Apple 社の仮差し止め申請を却下 (2011 年 5 月 2 日 ) Apple 社を Motorola 社の SSO 義務に対する第三受益者とみなす Apple 社は損害賠償に対する請求を取り下げ確認判決及び特定履行を得るためのトライアルを要求 Apple 社は契約違反及び FRAND 料率の確認を求めたものの同料率に拘束されることを拒否したため裁判所は Apple 社のライセンスに関する確認判決訴訟請求を確定力のない決定として退けた (2012 年 11 月 28 日 ) 9

10 Microsoft v. Motorola 2010 年 10 月 Microsoft 社はワシントン州西部地区裁判所及び ITC において Motorola 社を提訴 Motorola 社は後にウィスコンシン州西部地区裁判所フロリダ州南部地区裁判所及び ITC において提訴地方裁判所における訴訟をワシントン州西部地区裁判所において併合 2013 年 4 月 : FRAND 料率及びその範囲を計算した意見書を発行 ITC における訴訟委員会による 337-TA-744 最終決定 (2012 年 5 月 18 日 ): 主張された特許 9 件のうち 1 件を侵害しているとし MMI 携帯電話に対する排除命令が出された 337-TA-752 初期決定 (2012 年 4 月 23 日 ):Motorola 社の特許 5 件のうち 4 件について Microsoft 社による侵害を認め Xbox を除外するよう推奨 2012 年 6 月 29 日に委員会により差し戻され 2012 年 12 月 4 日 ~5 日に差し戻し審理が行われた 2013 年 1 月 11 日当事者は 2 件の H.264 特許に関する紛争を終結させたドイツにおける訴訟 Motorola 社はドイツにて Windows 7 及び Xbox に対する差し止め命令を取得ワシントン州西部地区裁判所は Motorola 社がドイツで得た差し止め命令の執行を禁止する暫定的禁止令及び仮差し止め命令を下した 10

11 Apple v. Samsung 二大大手スマートフォン製造会社は様々な紛争を繰り広げている 2011 年 4 月 15 日 Apple 社はカリフォルニア州北部地区裁判所において提訴 (No. 11-cv-1846) 後に Samsung 社がカリフォルニア州北部地区裁判所韓国日本ドイツ英国及び ITC(337-TA-749) において提訴その後 Apple 社が ITC (337-TA- 749) オーストラリアドイツなどの国において提訴カリフォルニア州北部地区裁判所 2012 年 8 月 : カリフォルニア州北部地区裁判所にて陪審は Apple 社に対し 10 億 5 千万ドルの損害賠償を認めた 2012 年 12 月 17 日 :Koh 判事は Apple 社の終局的差し止め命令請求を却下 2013 年 3 月 :Koh 判事は一部に関しては法律上の問題として 14 製品の損害賠償に関する新たなトライアル及び 450,514,650 ドルを陪審評決額から差し引く事を要請 EU: 2012 年 12 月 18 日 :Samsung 社は EU での Apple 社に対する標準必須特許に関する差止め請求を全て取り下げた vs. 11

12 Nokia v. HTC 2012 年 5 月 :Nokia 社はITC デラウェア州地区裁判所及びドイツにおいて特許 9 件に関する訴訟を提起 Nokia 社は最終的に世界各国においてHTC 社に対し40 以上の特許を主張 ITC: アンドロイドのためのGoogle 社必須クローズソースコンポーネントを包含するとされる特許に関しては同社は第三者的仲裁人であるドイツ : 2013 年 3 月 8 日 2 件のNokia v. HTC 訴訟が却下された Nokia 社は係属中の無効訴訟 2 件を停止することに合意 2013 年 3 月 19 日 Nokia 社はドイツにおいて終局的差し止め命令を取得 HTC 社はドイツにおいて反訴英国 : HTC 社はNokia 社がドイツにおいて主張した特許に関し vs. 多数の確認判決訴訟をNokia 社に対して提起 12

13 概要モバイル特許戦争勢いを増す特許戦争 : Motorola v. Microsoft Apple v. Samsung Nokia v. HTC vs. 控訴審 : Oracle v. Google Motorola v. Apple (N.D. Ill.) Motorola v. Apple (W.D. Wis.) 13

14 本日の講義内容 : 競合他社間の訴訟モバイル特許戦争標準必須特許と FRAND ライセンス 14

15 標準設定団体及び標準必須特許業界基準は国際標準設定団体 (SSO) により定められる SSO は業界基準における技術仕様を発展調整及び策定する国際団体例 :CDMA2000 3G 規格は国際電気通信連合 (ITU) により公布されている標準必須特許 (SEP): 特定の業界の標準規格を実施するために必要な発明必須性の定義は規格により異なる場合がある SSO は標準必須特許の開示及びライセンシングに関する規則を設けている 15

16 (F)RAND ライセンスとは FRAND 義務 : 標準必須特許を所有する企業はこれらの特許を公平合理的且つ非差別的なライセンス条件に基づいてライセンス付与しなくてはならない FRAND と RAND は一般的にほぼ同様の意味を持つ用語である (F)RAND ライセンス義務の特徴 : ライセンス提供拒否の可否どのような場合に拒否できるかに関しては議論の余地あり条件は合理的且つ公平でなくてはならないライセンサーはライセンシー間で差別を設けてはならない 16

17 標準設定団体に対する RAND 義務の例 4G/LTE 3GPP H.264,

18 RAND 条件とは一般的には標準設定団体によって定義されていない例 :ITU の Patent Statement and Licensing Declaration: 特許権者は無制限数の [ ライセンス ] 申請者に対し世界中において非差別的且つ妥当な条件で上記の [ 標準の ] 実施物の製造使用販売のライセンスを与える準備ができている交渉は当事者に任せられ ITU-T ITU-R ISO 又は IEC 外で行われる 18

19 RAND 問題はどのような場合に生じるか特許侵害訴訟権利行使可能性に対する積極的抗弁として標準必須特許の主張がなされている場合例 : Motorola v. Apple(Apple は Motorola が RAND 条件にて対象特許のライセンスを提供することを拒否したと主張 ) 契約詐欺又は反トラストに基づき積極的に訴えを提起した場合例 : Microsoft v. Motorola( Microsoft が Motorola は RAND 条件にてライセンスを提供する契約上の義務があったとして RAND 訴訟を提起 ) 反トラスト調査において例 : 欧州委員会は Samsung 及び Motorola に対し標準設定団体に対する義務を順守していたかについての調査を開始 19

20 RAND 料率とはドイツのアプローチ : Orange-Book Standard, No. KZR 39/06 (Fed. Ct. of Just. of Ger.) 必須特許侵害事件における競争法抗弁 : 特許権者が市場における独占的地位を乱用していると主張被疑侵害者は以下を満たしていなければならない : 当該条件を拒否することが差別的又は非合理的に妨害とされるような条件の下ライセンス契約を締結する拘束力があり且つ無条件の申し出を行ったロイヤリティを支払った ( もしくはその支払が確保されている ) ライセンサーが自らの合理的判断に基づきロイヤリティ額を決定するライセンス契約締結の申し出は無条件の申し出の要件を満たす特許権者は完全に自由にロイヤリティを決定することができるその決定はカルテル法の定める限度を逸脱しており且つライセンシーを不当に妨害又は当該ライセンシーを他のライセンシーに対して差別している場合にのみ不公正とされる 20

21 RAND 料率とは米国のアプローチ : 21

22 RAND 料率とはこれまでの地裁判例は Orange-Book Standard におけるドイツのアプローチを退けた Microsoft v. Motorola (W.D. Wash.) ドイツのオレンジブックのプロセスは特許権者又は被疑侵害者のロイヤリティ料率に関する申し出を審査し当該申し出が合理的に RAND 範囲内にあるか否かの判断を可能にするというのが本裁判所の理解である ( 中略 )Motorola の申し出のそのような事後的監督は本裁判所が理解する Motorola の ITU 及び IEEE に対する義務に適合しない (10/10/2012 Order) 熟練した特許権者は RAND 範囲の上限の申し出を行うことができ裁判所はそれを認めなければならない (10/10/2012 Order) ハーグ地方裁判所 ( オランダ ) Orange-Book 判決は (i) 特許法に反し (ii) 法的不明確性をもたらし ( 中略 ) (ii) 被告の正当な利益の保護に不必要である (3/17/2010 Order) 22

23 RAND 料率とは Apple v. Motorola, No. 1:11-cv (N.D. Ill.) (Posner, J.) FRAND ロイヤリティを適切に算定するには当該特許発明が業界標準の順守に必須であるとされた直前の時点において対象特許が果たす機能に対するライセンス取得のためにライセンシーが負担したであろう費用から始めなくてはならない (Opinion and Order of June 22, 2012) 23

24 Microsoft v. Motorola RAND 判決 2012 年 11 月 13 日 ~20 日 RAND ライセンス料率及び RAND ロイヤリティー範囲の決定を目的とした非陪審審理が行われた 2013 年 4 月 25 日 Robert 判事 (W.D. Wash.) は RAND 料率及びその範囲を算出した 207 ページに及ぶ判決を示した本件における以前の重要判決 : 2012 年 2 月 27 日 Motorola 社の RAND 義務は同社及び各 SSO 間において執行可能な契約を生じさせる一般利用者としての Microsoft 社は第三者受益者としてこれらの契約を執行することができる 2012 年 6 月 6 日 Motorola 社の SSO に対する義務により Motorola 社は誠意を持って最初の標準必須特許ライセンスオファーをしなくてはならない 2012 年 10 月 10 日最終的に RAND ライセンスが付与されていれば最初のオファーは RAND 条件に基づいていなくても良い 24

25 Microsoft v. Motorola RAND 判決争点となっている特許ポートフォリオは下記 2 件の基準と関連している : Wi-Fi Standard (IEEE) H.264 Video Coding Standard (IEU) RAND 条件を評価するための裁判所の枠組み : 修正 Georgia-Pacific 要素仮想上の交渉において当事者は当該規格における標準必須特許の重要性並びに争点となっている製品における規格及び標準必須特許の重要性を検討し RAND ロイヤリティ料率を設定するだろう 25

26 Microsoft v. Motorola RAND 判決修正 Georgia-Pacific 分析 : 1. 定められたロイヤリティを裏付けるもしくはその傾向にある特許権者が対象特許をライセンスすることにより得るロイヤリティ修正後 : 過去のロイヤリティは RAND 義務もしくはそれに相当する交渉に基づいて交渉しなくてはならない 2. ライセンシーが対象特許に匹敵する特許の利用に対して支払う料率 3. ライセンスの性質及び範囲 4. ライセンサーが自身の特許の独占を維持するための方針及びマーケティングプログラム 5. ライセンサーとライセンシーの商業関係 26

27 Microsoft v. Motorola RAND 判決修正 Georgia-Pacific 分析 : 6. ライセンシーの他製品の販売促進における特許特殊製品販売の影響修正後 : 規格実施者に対する対象特許の貢献度 7. 特許権存続期間及びライセンス期間ライセンス期間は特許権存続期間と同じであるべき 8. 特許実施製品の確立された採算性商業的成功及び現在の評価修正後 : 基準実施者に対する対象特許の貢献度 9. 該当する場合同様の結果を引き出すための従来方法もしくは装置に対する特許権の有効性及びメリット修正後 : 特許技術の代わりに基準として制定された可能性のある代替法を検討 27

28 Microsoft v. Motorola RAND 判決修正 Georgia-Pacific 分析 : 10. 特許発明の性質ライセンサーにより所有及び製造された商業用実施例の特徴及び発明を使用したことのある者に対するメリット修正後 : 規格実施者に対する対象特許の貢献度 11. 侵害者の発明使用範囲及びその使用価値を裏付ける証拠修正後 : 規格実施者に対する対象特許の貢献度 12. 特定のビジネスにおいて発明もしくは類似発明の使用に対し通常認められる利益又は販売価格修正後 :RAND 条件に基づく特許をライセンスする当該ビジネスの慣例を検討しなくてはならない 28

29 Microsoft v. Motorola RAND 判決修正 Georgia-Pacific 分析 : 13. 特許を取得していない部品製造工程ビジネス上のリスク又は侵害者により加えられた重要な機能もしくは改良とは区別される発明に起因する実現可能な利益分修正後 : 規格実施者に対する対象特許の貢献度 14. 専門家による意見証言 15. ライセンサー及びライセンシーが両者共に合理的且つ自主的に合意に至るよう努力していたと仮定した場合侵害行為が始まった時点で両者間で合意していたであろう金額修正後 : 標準必須特許権者及び実施者は RAND 義務及びその目的を考慮しライセンス合意に至るための努力をする RAND 義務は特許ホールドアップ及びスタッキングを回避するための広範な規格採用を目的とする 29

30 Microsoft v. Motorola RAND 判決特許ホールドアップの定義 : 標準必須特許の保有者が当該特許技術の価値以上の額を要求し規格そのものの価値を得ようとすることができること特許ホールドアップに関する合理的ロイヤリティ検討事項 : 規格において極めて重要且つ中心的な特許は重要度が低い特許に比べより高いロイヤリティ料率を伴うのは合理的である特許スタッキングの定義 : 多数の標準必須特許権者への過剰なロイヤリティの支払いをロイヤリティスタッキングという特許スタッキングに関する合理的ロイヤリティ検討事項 : 当事者は規格実施者の製品に関して既存ライセンス環境全体を考慮する 30

31 Microsoft v. Motorola RAND 判決 H.264 RAND 料率の算出 : 裁判所は類似している FRAND 義務として以下の仮説を使用 : Motorola 社及びその他の容易に特定できる全ての H.264 標準必須特許の保有者が現在のプール料率構成の下 [MPEG LA] プールに追加されていた場合 Motorola 社が受け取ったであろう額と同等のロイヤリティを同社が受け取った場合上記の場合 Microsoft 社は Motorola 社へ 1 ユニットにつきセントを支払うことになる裁判所は Microsoft 社が本プールから自社が受け取る額のおよそ 2 倍の額を同プールに対し支払っているという証拠に基づき同社のプールにおけるメンバーシップは最低でも同社がロイヤリティ料率として受け取る 2 倍の価値があると同社が考えていると判断従って同所は Google 社もメンバーシップの価値を同様に考えると判断 : (2 x 0.185) = cents/unit = RAND Rate 31

32 Microsoft v. Motorola RAND 判決 H.264 RAND 範囲 : 下限 : cents/unit 上限 : プール作成時に議論された最高額は $1.50/ ユニット ( 上限なし ) 同条件下計で計算した Motorola 社の H.264 標準必須特許ポートフォリオの比例分配率 = 3.642% 3.642% x $1.50/unit = $ /unit Motorola 社にとっての価値 : $ /unit + 2 x $ /unit = cents/unit Microsoft Windows 社及びXbox 製品に対し上限額が適用される 32

33 Microsoft v. Motorola RAND 判決 RAND 料率の算出 : Georgia-Pacific 要素 12 に基づき Microsoft 社及び Motorola 社は Via Licensing 特許プール Marvell Wi-Fi chip 及び InteCap 評価を RAND ロイヤリティ料率の指標として検討するだろう Via Licensing 特許プール及び InteCap 評価に関しては標準における Motorola 社の標準必須特許の重要性の欠如により指標は下方調整される 1) Via Licensing 特許プールは 6.14 cents/unit を示唆 2) Marvell Wi-Fi チップの ARM レートは 3-4 cents/unit を示唆 3) Intecap 評価は cents/unit を理論づけた裁判所は上記料率の平均値を使用 : ( )/3 = cents/unit 33

34 Microsoft v. Motorola RAND 判決 RAND 範囲 : 上限 : トライアルで Microsoft 社が提示した最高ロイヤリティ料率は 6.5 cents/unit 6.5 cents/unit + 2 x 6.5 cents/unit = 19.5 cents/unit 下限 : 残念ながら裁判所が下限料率を決定するにあたり参考になる記録上の証拠は極めて少ないしかし同所はその提示された証拠に基づき下限を提示しなくてはならない従って同所は RAND の下限値として 0.8 cents/unit を選択する本数値はRANDの指標としての補正 Intecap 評価に基づく低ロイヤリティ料率を表す [ 本数値は ] 裁判所がRANDの指標であると考える方法に基づく記録上の最低ロイヤリティ料率でもある 34

35 RAND と差止め下記事件全てにおいて差止め命令による救済が却下された : Apple v. Motorola, No. 1:11-cv (N.D. Ill.) (Posner, J.) Microsoft v. Motorola, No. 2:10-cv JLR (W.D. Wash.) (Robart, J.) Apple v. Motorola, No. 11-cv-178-bbc (W.D. Wisc.) (Crabb, J.) 共通点 : 十分な法的救済措置 ( 金銭賠償 ) 35

36 Microsoft v. Motorola, (W.D. Wash.) (Robart, J.) ドイツにおける訴訟ドイツにおいて Motorola に対し Windows 7 及び Xbox の差止めが認められた 11 月の RAND 訴訟前にワシントン州西部地区連邦地方裁判所は上記差止め命令の執行に対し保全命令 (TRO) 及び仮差止め命令を発効第 9 巡回区連邦控訴裁判所はそれを維持差止めを認めない (2012 年 11 月 29 日付の命令 ) 回復不能な損害もしくは金銭賠償では不十分であることを Motorola が示すことができないため当裁判所は差止め命令が本件においては不適切であるという Microsoft の主張と同意見であり Microsoft の申立てを認める 36

37 係属中の RAND 訴訟における主要点係属中の訴訟において決定されるであろう事項 : 標準必須特許訴訟における救済措置差止めによる救済? どの管轄区において標準必須特許訴訟を提起すべきかドイツ日本米国を比較 RAND 料率とは? またどのようにして決定すべきか誰が RAND を決定するのか RAND 料率とは一定の範囲内の数値を指すのかそれとも具体的な数値を指すのか RAND 料率及びそのベースの最良の証拠とは 37

38 Questions? Thank you. 38

39 ロープス & グレー世界に先駆ける IP 実務 140 年以上にわたり大手企業を代理当初のクライアント代表例 : ハーバード大学ライト兄弟グラハムベルエジソンフォードクライアントのビジネスを成功に導くことを目的とする陪審裁判裁判官による審理を取り扱うライセンス契約訴訟有益なライセンス交渉世界各地に 1,000 人を超える弁護士合計 175 名の知的財産専門弁護士 ( うち 110 名以上が知的財産訴訟専門弁護士 ) 100 以上の修士号保持者 ( うち 42 は博士号 ) 他の主要実務分野 : M&A 及び戦略的取引ライフサイエンス複雑なビジネス訴訟反トラスト及び政府機関による調査 39

仮訳 / JICA 2012 [ 国章 ] インドネシア共和国最高裁判所仮処分決定に関するインドネシア共和国最高裁判所規則 2012 年第 5 号インドネシア共和国最高裁判所は a. 意匠に関する法律 2000 年第 31 号第 49 条から第 52 条特許に関する法律 2001 年第 14

仮訳 / JICA 2012 [ 国章 ] インドネシア共和国最高裁判所仮処分決定に関するインドネシア共和国最高裁判所規則 2012 年第 5 号インドネシア共和国最高裁判所は a. 意匠に関する法律 2000 年第 31 号第 49 条から第 52 条特許に関する法律 2001 年第 14 [ 国章 ] インドネシア共和国最高裁判所仮処分決定に関するインドネシア共和国最高裁判所規則 2012 年第 5 号インドネシア共和国最高裁判所は a. 意匠に関する法律 2000 年第 31 号第 49 条から第 52 条特許に関する法律 2001 年第 14 号第 125 条から第 128 条商標に関する法律 2001 年第 15 号第 85 条から第 88 条著作権に関する法律 2002