国 際 活 動 センターからのお 知 らせ 担 当 : 外 国 情 報 部 本 同 信 也 鈴 木 孝 章 United States Court of Appeals for the Federal Circuit Move, INC., NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS and NATIONAL ASSOCIATION OF HOME BUILDERS(Plaintiffs 原 告 /Appellees 被 控 訴 人 ) v. REAL ESTATE ALLIANCE LTD. (Defendant 被 告 /Appellant 控 訴 人 ) 判 決 日 2013 年 3 月 4 日 1. 事 件 の 概 要 本 件 は REAL ESTATE ALLIANCE LTD.( 以 下 Real 社 )が 有 する 特 許 ( 米 国 特 許 第 5,032,989 号 以 下 989 特 許 )を Move, INC., NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS and NATIONAL ASSOCIATION OF HOME BUILDERS( 以 下 Move 社 )が 侵 害 しているとして 争 われた 事 件 である カルフォルニア 地 裁 は Move 社 は 方 法 クレームの 各 ステップの 実 行 について 指 示 または 監 督 をして いないので 特 許 法 271 条 (a) 項 の 直 接 侵 害 はないと 判 断 した そこで Real 社 は 989 特 許 を Move 社 は 侵 害 していないと 判 断 した 地 裁 の 判 決 に 対 して 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (CAFC)に 控 訴 した 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (CAFC)は Move 社 は 方 法 クレームの 各 ステップの 実 行 について 指 示 または 監 督 をしていないので 特 許 法 271 条 (a) 項 の 直 接 侵 害 ( 共 同 直 接 侵 害 )はないとした 地 裁 判 決 を 支 持 した しかし Move 社 が 単 独 で 全 てのステップを 実 施 したか 否 かは 誘 引 侵 害 の 要 件 ではない(Akamai 事 件 の 大 法 廷 判 決 参 照 )ので 誘 引 侵 害 もないと 判 断 した 地 裁 のサマリジャッジメントを 破 棄 し 誘 引 侵 害 に 対 する 審 理 を 差 し 戻 した 2. 背 景 Real 社 の 989 特 許 は 紹 介 可 能 な 不 動 産 の 場 所 をコンピュータ 上 の 拡 大 可 能 なマップにより 示 す 方 法 に 関 する 特 許 である 請 求 項 1は 以 下 であった A method using a computer for locating available real estate properties comprising the steps of: (a) creating a database of the available real estate properties; (b) displaying a map of a desired geographic area; (c) selecting a first area having boundaries within the geographic area; (d) zooming in on the first area of the displayed map to about the boundaries of the first area to display a higher level of detail than the displayed map; (e) displaying the first zoomed area; (f) selecting a second area having boundaries within the first zoomed area; (g) displaying the second area and a plurality of points within the second area, each point representing the appropriate geographic location of an available real estate property; and (h) identifying available real estate properties within the database which are located within the second area.
一 方 Move 社 は 紹 介 可 能 な 不 動 産 の 検 索 をユーザー 向 けに 開 放 する ウエブサイトを 運 営 しており Move 社 の 不 動 産 の 検 索 機 能 には 地 図 による 検 索 機 能 とZipコードによる 検 索 機 能 とがあり ユーザーが アドレスやZipコードを 入 力 すると 関 連 するマップが 境 界 線 つきで 表 示 されるようになっている そこで Move 社 が Real 社 の 989 特 許 は 無 効 であると 訴 えたのに 対 し Real 社 は Move 社 の 紹 介 可 能 な 不 動 産 の 検 索 サイトは 989 特 許 のクレーム1を 侵 害 するとして 反 訴 した 3. 争 点 地 方 裁 判 所 では アドレス 入 力 による 地 図 の 表 示 又 は zip コードの 入 力 による 地 図 の 表 示 がクレーム 1の(c)ステップと(f)ステップで 示 されている エリアの 選 択 にあたるかが 問 題 となった 地 方 裁 判 所 は クレーム1の(c)ステップと(f)ステップで 示 されている エリアの 選 択 はユーザー 又 はコンピュー タが 境 界 を 有 する 領 域 を 選 択 することを 意 味 すると 判 断 した しかし Move 社 のウエブサイトでは ユーザー 等 が zip コードやアドレスを 使 用 して 場 所 を 指 定 する 場 合 境 界 線 を 意 識 して 場 所 を 指 定 して いるのではなく コンピュータが 指 定 場 所 に 対 して 自 動 的 に 境 界 線 を 付 加 して 指 定 領 域 を 表 示 してい るので (c)ステップと(f)ステップで 示 されている エリアの 選 択 にあたらないと 地 方 裁 判 所 は 判 断 した そのため 地 方 裁 判 所 は Move 社 の 不 動 産 の 検 索 機 能 を 有 するウエブサイト( 以 下 単 に Move 社 のウエブサイトという)は 989 特 許 のクレーム1のすべてのステップを 実 行 していないと 判 断 した そこで CAFCでは 次 の 点 が 争 点 となった 争 点 1. 地 方 裁 判 所 のクレーム 解 釈 は 正 しいのか? 1Real 社 は 地 方 裁 判 所 の 解 釈 に 対 して 次 のような 疑 問 を 投 げかけた 地 方 裁 判 所 は ユーザーが 境 界 を 有 する 領 域 を 選 択 しているか 否 かに 限 定 して 請 求 項 の 文 言 を 解 釈 し ているが 選 択 はユーザーであっても コンピュータであってもよいと 解 釈 できる そこで ステップ (b)をおこなって 地 図 を 表 示 した 後 ユーザーがアドレス 等 を 使 用 して 領 域 を 指 定 すると コンピュ ータがステップ(c)を 行 い ユーザーの 指 定 に 従 って 境 界 を 有 する 領 域 を 選 択 して 境 界 が 付 加 さ れた 領 域 が 表 示 されていると 考 えると Move 社 のウエブサイトはステップ(c)の 選 択 を 行 っており すべてのステップを 実 行 していることになるのではないかと Real 社 は 反 論 した
2Move 社 は ユーザーが 領 域 を 指 定 することが すなわち 領 域 を 選 択 することにあたるので コンピ ュータが 選 択 するわけではないから Move 社 のウエブサイトのコンピュータはすべてのステップを 行 っ ていないと 反 論 した 争 点 2.Move 社 のウエブサイトに 関 する ユーザー 及 びコンピュータは 直 接 侵 害 ( 共 同 侵 害 を 含 む)を 構 成 するか? BMC 事 件 等 の 最 近 の 判 決 では 一 つの 当 事 者 が 一 つの 当 事 者 自 身 がすべてのステップを 実 施 しない 場 合 でも 他 の 当 事 者 をコントロールするか 指 示 するかして 合 わせてすべてのステップを 行 った 場 合 に 直 接 侵 害 ( 共 同 直 接 侵 害 )は 成 立 するとしている そこで コンピュータ 自 身 はすべてのステップを 行 っていないとしても ユーザーの 行 為 とコンピュ ータの 行 為 とにより 直 接 侵 害 ( 共 同 直 接 侵 害 )を 構 成 しないか? 4. CAFC の 判 断 争 点 1 について: CAFC は Real 社 の 主 張 のように 選 択 するのはユーザーでもコンピュータでもよいことには 同 意 す る しかし ユーザーの 領 域 指 定 がなければ コンピュータは 領 域 の 表 示 をしないので コンピュータ はユーザーの 選 択 にしたがって 領 域 の 表 示 をアップデートするに 過 ぎないと 判 断 した 従 って Move 社 のウエブサイトのコンピュータはすべてのステップを 行 っていず Move 社 のウエブサイトだけでは 直 接 侵 害 は 成 立 しないと 判 断 した 争 点 2 について: CAFC は Move 社 のシステムを 使 用 する 個 人 によって Real 社 のクレーム1の 一 部 のステップが 実 行 されるかもしれないが Move 社 がそのウエブサイトのユーザーに 対 して 指 示 または 監 督 を 行 なわず また ユーザーによる 当 該 一 部 のステップの 実 行 が Move 社 に 起 因 しないので 当 該 行 為 は 共 同 侵 害 に は 該 当 しない と 判 断 した また CAFC は 地 裁 が 一 つの 当 事 者 (Move 社 )がクレーム1の 全 ステップを 実 施 してないこと から Move 社 は 間 接 侵 害 に 対 しても 責 任 はない と 黙 示 的 に 決 定 していることに 対 して 以 下 のように 判 示 した すなわち CAFC は 上 述 の Akamai 事 件 の 大 法 廷 判 決 (Akamai Techs. Co. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1307 fed. Cir. 2012 en banc)に 基 づき 地 裁 が 特 許 法 271 条 (b) 項 の 誘 引 侵 害 を 分 析 しなかったことにより 地 裁 の 略 式 判 決 を 無 効 とし 当 該 大 法 廷 判 決 において 示 された 基 準 に 基 づく 誘 引 侵 害 に 対 する 責 任 が Move 社 にあるかどうかの 決 定 のために 差 し 戻 した Akamai 事 件 の 大 法 廷 判 決 では 方 法 クレームの 全 てのステップが 実 行 されることが 誘 引 侵 害 の 成 立 に 必 要 であるが 全 てのステップが 一 つの 当 事 者 によって 実 行 されることは 必 要 ではない と 判 示 され ている 上 記 基 準 は 本 件 では (1)Move 社 が Real 社 の 特 許 を 知 っていたこと (2)Move 社 が 方 法 ク レームの 各 ステップを 実 行 したか または 故 意 に 各 ステップの 実 行 を 誘 引 したこと (3) 方 法 クレー ムの 全 ステップが 実 際 に 実 行 されたこと を 要 件 とする 5. 訳 者 コメント 本 件 では Move 社 および Move 社 のウエブサイトのユーザーによる 共 同 侵 害 は 成 立 しないとして 地 裁 判 決 が 支 持 されたが 地 裁 判 決 後 の 大 法 廷 判 決 を 踏 まえて 間 接 侵 害 ( 誘 引 侵 害 )の 審 理 のため 差 し
戻 された Akamai 事 件 の 大 法 廷 判 決 により 方 法 クレームの 各 ステップが 複 数 当 事 者 により 実 施 された 場 合 で も 所 定 の 条 件 を 満 たせば 特 許 法 271 条 (b) 項 の 誘 引 侵 害 が 成 立 することになる 特 許 法 271 条 (b) 項 では 誘 引 侵 害 の 成 立 は 直 接 侵 害 の 成 立 が 前 提 となるが( 従 属 説 ) ( 条 文 上 に 規 定 はないが 立 法 後 の 判 例 法 理 により 直 接 侵 害 の 存 しないところに 間 接 侵 害 は 成 立 しな い との 原 則 が 確 立 されている(Molinaro v Fannon Corp., CAFC 1984, 223 USPQ 706)) 方 法 クレーム の 各 ステップが 複 数 当 事 者 により 実 施 された 場 合 でも 上 記 (1)~(3)のような 条 件 を 満 たせば 誘 引 侵 害 が 成 立 し 専 用 / 汎 用 等 の 物 の 存 在 は 不 要 である これに 対 して 日 本 における 間 接 侵 害 の 規 定 である 特 許 法 101 条 では 直 接 侵 害 の 成 立 が 必 ずしも 前 提 とはならない 一 方 で( 独 立 説 と 従 属 説 の 対 立 がある) 方 法 クレームに 関 し その 方 法 の 使 用 にの み 用 いる 物 (4 号 ) その 方 法 の 使 用 に 用 いる 物 (5 号 ) その 方 法 により 生 産 した 物 (6 号 ) といずれも 物 の 存 在 が 前 提 となっている そのため 現 段 階 では 方 法 クレームの 一 部 のステップ のみを 実 行 する 者 に 対 して 間 接 侵 害 は 成 立 しない このような 日 本 の 間 接 侵 害 に 関 する 状 況 との 比 較 からも 特 許 法 271 条 (b) 項 がある 米 国 では 方 法 ク レームの 有 用 性 は 高 いと 言 えるだろう 6. まとめ 間 接 侵 害 は 直 接 侵 害 を 引 き 起 こす 蓋 然 性 が 高 い 予 備 的 幇 助 的 行 為 を 侵 害 行 為 とみなすことにより 特 許 権 の 効 力 の 実 行 を 確 保 するためにあるといわれている 米 国 特 許 法 では 間 接 侵 害 contributory infringement 規 定 として 特 許 法 271 条 (b) 項 Active inducement と 特 許 法 271(c) 項 Sale of Component とからなり 欧 州 特 許 法 にも 誘 因 の 規 定 があ り ( 下 記 参 考 1 参 照 )3 極 特 許 法 において 間 接 侵 害 規 定 を 比 較 すると 下 記 表 のようになる 誘 引 の 規 定 がないのは 日 本 の 特 許 法 だけのようである そこで ネットワーク 上 において 複 数 者 によ り 分 散 実 施 されるソフトウエア 関 連 発 明 への 対 応 や 共 同 不 法 行 為 への 対 応 に 対 して 法 制 小 委 員 会 で 検 討 が 行 われたが 本 格 的 な 議 論 に 発 展 しなかった とはいえ 日 本 でも 誘 引 の 規 定 の 導 入 が 期 待 され る 専 用 日 本 欧 州 (ドイツ) 米 国 客 観 要 件 主 観 要 件 客 観 要 件 主 観 要 件 客 観 要 件 主 観 要 件 適 合 性 及 び 発 特 別 に 製 造 生 産 にのみ 明 又 は 改 造 さ 企 図 につき の 使 用 する 物 主 れ かつ 非 発 明 の 実 施 悪 意 又 は 要 特 許 権 の ( 物 の 発 明 ) 不 要 に 適 合 部 周 囲 の 状 況 侵 害 用 途 侵 害 につ 分 実 施 にのみ ( 専 用 的 ) から 明 らか のある 一 般 いて 悪 意 使 用 する 物 ( 判 例 上 立 的 商 でない ( 方 法 発 明 ) 証 は 不 要 ) もの
中 性 1 汎 用 2 発 明 の 本 質 的 要 素 に 関 わ る 発 明 の 実 施 に 適 合 ( 他 用 途 有 ) 適 合 性 及 び 企 図 につき 悪 意 又 は 周 囲 の 状 況 か ら 明 らか 汎 用 を 供 給 し 侵 害 行 為 を 故 意 に 誘 引 した 場 合 は 間 接 侵 害 1 中 性 : 発 明 の 実 施 に 適 合 したものであるが 他 の 用 途 も 有 するもの 2 汎 用 : 一 般 的 な 市 場 で 入 手 できるもの ( 三 極 特 許 法 における 間 接 侵 害 規 定 から 引 用 ) 積 極 的 誘 引 (active inducement) の 法 理 でカバーされる ( 部 の 供 給 は 要 件 とされない) 米 国 情 報 参 考 資 料 参 考 1: 特 許 法 における 間 接 侵 害 規 定 のありかたについて http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_housei4/1308-015_07.pdf#search='%e7%89 %B9%E8%A8%B1%E5%BA%81+%E9%96%93%E6%8E%A5%E4%BE%B5%E5%AE%B3' 参 考 2: 三 極 特 許 法 における 間 接 侵 害 規 定 http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10725oj.pdf#search='%e4%b8%89%e6%a5%b5%e7% 89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95+%E9%96%93%E6%8E%A5%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E8%A6 %8F%E5%AE%9A' CAFC 判 決 : http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1342.opinion.2-28-2013.1.pdf 作 成 者 本 同 鈴 木 以 上